2. Поняття ліцензійного договору

Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі таких договорів:

1. ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної влас­ності;

2. ліцензійний договір;

3. договір про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності;

4. договір про передання виключних майнових прав інтелектуаль­ної власності;

5. інший договір щодо розпоряджання майновими правами інте­лектуальної власності.

Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у письмовій формі.

Особа, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на викорис­тання цього об’єкта в певній обмеженій сфері (ліцензію).

Ліцензійний договір – договір, за яким одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаєм­ною згодою сторін з урахуванням вимог Цивільного Кодексу та іншо­го закону. Від звичайної угоди купівлі-продажу відрізняється тим, що продається або купується нематеріальний об’єкт. З моменту продажу ліцензії власник охоронного документу на об’єкт промислової влас­ності, який продає ліцензію, стає ліцензіаром, а особа, яка придбала ліцензію – ліцензіатом. Ліцензіар отримує право на використання ліцензії лише на обумовленій ліцензійним договором території та на певний термін.

Суб’єктами ліцензійного договору виступають ліцензіат (покупець) та ліцензіар (продавець).

Ліцензійний договір має таку структуру:

• преамбула (сторони договору: повне найменування та юридична адреса – для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові та адреса – для фізичної особи; номер охоронного документа);

• предмет ліцензійного договору;

• вимоги щодо якості продукції, форс-мажорні обставини, умова про збереження конфіденційності;

• права й обов’язки ліцензіара і ліцензіата відповідальність, гаран­тії та обмеження в ліцензійному договорі.

Предметом ліцензійного договору може бути як запатентоване, так і не запатентоване технічне рішення. Крім того предметом може бути об’єкт, на який охоронний документ ще не отримано, хоча заявку на його одержання вже було подано.

Преамбула має містити чітку і докладну інформацію про сторони договору: повне найменування та юридична адреса особи; прізвище, ім’я, по батькові та адреса – для фізичної особи; номер охоронного документа.

Типовими умовами ліцензійного договору є те, що ліцензіар зобов’язується передати технічну документацію на об’єкт, що пере­дається і надати допомогу в налагодженні виробництва ліцензійної продукції, а ліцензіат здійснює використання придбаного нововведен­ня і виплатити ліцензіарові відповідну ліцензійну винагороду.

У договорі зазначається обсяг прав, наданих за ліцензійним дого­вором. Ліцензія може бути надана як на право виробництва, так і на право збуту продукції; одночасно може бути встановлене кількісне обмеження щодо виробництва і збуту ліцензійної продукції.

Право використовувати предмет може бути надано і на території декількох країн. Чітке визначення території, на якій ліцензіат буде здійснювати експорт, має важливе правове значення.

Під час обрання терміну дії ліцензійного договору зазвичай враховують:

• наявність патентного захисту;

• умови про передачу удосконалень, конкурентних пропозицій, платежів;

• термін морального старіння;

• час на освоєння ліцензійної продукції;

• можливість партнерів щодо термінів поставок технічної документації.

Термін дії ліцензійного договору 10 років. Часто зберігається мож­ливість автоматичного продовження терміну дії на певний строк, за умови що кожна зі сторін не попередить про відмову за 6 місяців до закінчення терміну.

Щодо дострокового розірвання, то кожна зі сторін має право при­пинити дію договору, якщо інша сторона не виконує зобов’язань передбачених договором.

Закінчення терміну дії не зобов’язує повертати технічну докумен­тацію, а лише припиняє сплату поточних платежів.

За законодавством України договори про передачу права власності не потребують обов’язкової реєстрації, а ліцензійні договори повинні реєструватись в Патентному Відомстві.

Ліцензіар готує проект ліцензійного договору заздалегідь і передає проект ліцензіату. Ліцензіар повинен скласти протокол про наміри, проект операційної угоди, детальний проект ліцензійного договору. Ліцензіат перевіряє проект договору на відповідність світовому рівню новизни і прогресивності.

За передані з ліцензійним договором права на предмет цього договору ліцензіат виплачує ліцензіару певну суму (ліцензійну вина­городу). Вартість ліцензії залежить від значної кількості чинників, але зазвичай становить третину від розміру очікуваного прибутку.

У ліцензійних договорах використовують дві основні форми пла­тежів:

1. роялті – це періодичні відрахування ліцензіата на користь ліцен­зіара, здійснюють протягом усього терміну дії ліцензії (15–20 % прибутку);

2. паушальний платіж – одноразовий внесок, сплачують у початко­вий період.

Зміст ліцензійного договору звичайно не регламентується і визна­чається вільним волевиявленням сторін.

Ліцензійний договір вважаються дійсним, якщо він укладений у письмовій формі та підписаний сторонами. Зазначена угода набирає чинності стосовно будь-якої іншої особи лише після її реєстрації у Установі, а саме з дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру. За внесення зазначених відомостей до Реєстру та змін до них за ініціативою сторін договору сплачуються збори.

У ліцензійному договорі чітко регламентуються права та обов’язки сторін договору. Крім того, в угоді за виключною ліцензією ліцензіар може обмежити права ліцензіата стосовно:

• строку дії угоди (який може бути рівним або меншим за строк дії патенту);

• території (конкретним підприємством, областю, країною тощо);

• виду використання (тільки продаж об’єкта або тільки його виробництво тощо;

• патентів на промисловий зразок: договір про передачу права власності на промисловий зразок також здійснюється на основі ліцен­зійної угоди, складеної у письмовій формі, що набирає чинності після підписання її сторонами і реєстрації в Установі. Чинність договору для будь-якої іншої особи, як і у попередньому випадку відрахову­ється від дати публікації відомостей про це у офіційному бюлетені та внесення їх до Реєстру, за що також сплачуються збори;

• свідоцтва на товарний знак: власник свідоцтва має право видати ліцензію будь-якій особі на використання знака на підставі ліцензійної угоди.

У будь-якому ліцензійному договорі, зазвичай, міститься зобов’я­зання ліцензіара забезпечити передачу ліцензіатові необхідних знань і досвіду в такому обсязі, який гарантує одержання параметрів продук­ції чи процесу, досягнутих у виробництві ліцензіара. Це зобов’язує ліцензіара передавати за ліцензійними договорами ноу-хау в повному обсязі, навіть якщо це не долучено до обумовленого переліку.

У світовій практиці відомо чимало випадків, коли надійну охорону секретів виробництва десятиліттями забезпечують самі розробники. Так, наприклад, рецептура виготовлення напою «Кока-Кола» збері­гається у секреті понад сто років і застрахована від промислового шпигунства. Понад двісті років не розкривають таємницю вироб­ництва одеколону «4711» у ФРН. Близько сімдесяти років залиша­ється невідомим склад найкращих у світі французьких парфумів «Шанель № 5», які виготовляються з більше сотні різноманітних масел і есенцій.

Заняття 6. Ліцензійний договір, вимоги до його укладання

Мета: ознайомитись умовами використання об’єктів промислової власності, передачею прав на них та зі змістом і структурою ліцензійного договору.

Матеріальне забезпечення: інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на викорис­тання винаходу (корисної моделі) № 644/5835 від 30 липня 2001 р., Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу ліцензії на використання промислового зразка № 716/5907 від 17 серпня 2001р.; зразки ліцензійних договорів.