Розділ 7 ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ ЗА КОРДОНОМ

Розділ 7

ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ ЗА КОРДОНОМ

7.1. Загальні положення патентування винаходів і корисних моделей

Патентування винаходів за кордоном здійснюється з метою захисту економічних інтересів держави переважно в таких випадках:

•відправлення продукції на експорт (машин, матеріалів, приладів, обладнання);

•продаж ліцензій іноземним фірмам, організаціям або окремим особам;

•надання допомоги іншим країнам під час будівництва об’єктів (розробки технологічних процесів, випуску продукції і т. ін.);

•науково-технічне співробітництво із закордонними партнерами.

Убільшості країн світу патент видається як охоронний документ на винахід, промисловий зразок. Відзначимо, що на винаходи видаються різні види промислових патентів, наприклад: ввізні, додаткові, свідоцтва і т. ін.

Патентним законодавством деяких країн передбачено охорону деяких корисних моделей (корисних зразків). Але цей вид захисту промислової власності існує лише в деяких країнах (Японія, Німеччина, Філіппіни, Бразилія, Корея, Венесуела, Сомалі).

Корисна модель є засобом охорони конструктивних технічних рішень, які через їх недостатньо високий рівень не можуть бути

227

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

запатентованими. Охоронний документ на корисну модель називають інколи «малим патентом». Термін його дії становить у більшості країн від трьох до десяти років.

Готуючи пропозиції для патентування винаходів, корисних моделей, потрібно враховувати основні положення патентних законів тих країн, де буде здійснюватися патентування винаходу чи корисної моделі. Знання зарубіжних законів патентування і правил їх застосування дають патентуючим організаціям можливість краще зорієнтуватись у визначенні доцільності патентування конкретних винаходів та корисних моделей, у виборі країн патентування.

Зазначимо, що поняття «корисна модель» охоплює такі технічні нововведення, які за своїми зовнішніми ознаками дуже нагадують патентоспроможні винаходи, але є менш значними з огляду на їх внесок до рівня техніки.

Законодавство деяких країн, здійснюючи правову охорону винаходів і корисних моделей, встановлює більш спрощений порядок видачі охоронних документів на корисні моделі. Їх називають малими винаходами — внаслідок меншої їх дії та, відповідно, менших грошових зборів за патентування.

Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» виходить з вузького розуміння поняття корисної моделі. Обов’язковим критерієм корисної моделі в ході патентування є те, що рішення завдання полягає в просторовому розташуванні матеріальних елементів.

Законом України, відповідно, не визнаються і не можуть патентуватися як корисні моделі:

228

Розділ 7 ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ ЗА КОРДОНОМ

Під час патентування слід враховувати, що корисна модель є технічним рішенням. Зазначимо основні відмінності між винаходом і корисною моделлю:

•як корисні моделі патентами охороняються тільки ті рішення, що є пристроями;

•для отримання правової охорони на корисну модель не вимагаєть-

ся відповідність критерію »винахідницький рівень».

Корисна модель має бути результатом самостійної інтелектуальної творчої діяльності, але рівень цієї творчості може бути нижчим, ніж це потрібно для визнання рішення винаходом. Визнання корисною моделлю в процесі патентування повинно відповідати новизні та промисловій придатності.

Для тих, хто має намір запатентувати корисну модель в інших країнах, зазначимо, що критерієм новизни для корисної моделі є те, що сукупність її істотних ознак, що містяться у формулі, невідома з погляду рівня техніки.

Новизна корисної моделі встановлюється на дату подання заявки чи дату її пріоритету і діє за тими ж правилами, що і подання заявки на винахід.

Корисна модель, як і винахід, визнається промислово придатною, якщо її можна використати в промисловості або іншій сфері діяльності. Промислова придатність передбачає можливість багаторазового використання корисної моделі, як і винаходу.

Патентування винаходів за кордоном та корисних моделей, створених у своїй країні, здійснюється за рішенням Державного патентного відомства (далі — Відомство) на основі пропозицій підприємств,

229

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

міністерств, а в деяких випадках з урахуванням рекомендацій Управління патентування та ліцензування при Відомстві.

Подання винаходів за кордон на винаходи допускається, як правило, тільки після того, як ці винаходи будуть заявлені у Відомстві України.

Патентне відомство може в окремих випадках дозволити патентувати винаходи за кордоном до подачі на них заявок у своїй країні.

Патентування винаходів за кордоном здійснюється після визнання рішення Відомством, підприємством, організацією, закладом або за згодою цього підприємства, організації, закладу, автора винаходу в установленому порядку.

Організація, яка веде роботи по патентуванню винаходів, є патентуючою. Патентуюча організація забезпечує підготовку заявочних матеріалів на видачу патентів та інших охоронних документів на винаходи і здійснює роботи із захисту прав по цих винаходах.

Питання про заміну патентуючої організації вирішує Відомство за пропозицією підприємства або міністерства. Підготовку матеріалів для патентування винаходів за кордоном здійснює патентуюча організація.

Надання допомоги організаціям у складанні заявок на видачу охоронних документів відповідно до вимог законодавства країн патентування, переклад опису винаходу на іноземну мову, підготовку відповідей на запити патентних повірених і вирішення іноземних патентних відомств може виконати Центр патентних послуг на основі госпрозрахунку.

Роботи з патентування винаходів за кордоном проводяться через ТПП. Вона виконує функції патентного повіреного для громадян і підприємств, надає допомогу заявникам в оформленні документів юридичного характеру (довіреності, передавальні акти і т. ін.). Такі роботи в Україні проводять також патентні повірені, які мають посвідчення Відомства.

ТПП направляє заявки за кордон, здійснює зв’язок із зарубіжними патентними відомствами через зарубіжних патентних повірених, виконує переклади рішень патентних відомств, запитів патентних повірених, надає допомогу в підготовці відповідей на ці рішення і запити, а також при розгляді справ щодо винаходів у патентних, адміністративних, апеляційних та інших судах.

230

Розділ 7 ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ ЗА КОРДОНОМ

7.2.Відбір винаходів

для патентування за кордоном

Пропонуючи винаходи для зарубіжного патентування, підприємство, організація, міністерство повинні визначитися, чи будуть об’єкти, у яких використано ці винаходи, експортуватися, включаючи комплектні поставки, або чи передбачається на ці об’єкти продаж ліцензій, або вони будуть розроблятися, виготовлятися шляхом кооперації із зарубіжними фірмами, організаціями.

Патентування винаходів доцільно проводити, якщо застосування їх в об’єктах техніки забезпечує більш високі техніко-економічні результати порівняно з найкращими зарубіжними аналогами (машинами, обладнанням, приладами, матеріалами, технологічними процесами).

При цьому патентуюча організація повинна внести до патентного паспорта відомості, на підставі яких можна стверджувати про переваги даного об’єкта, перспективи розвитку за кордоном галузі техніки і промисловості, до яких належить об’єкт.

Особливої уваги вимагає питання про доцільність патентування винаходів, застосування яких обмежується внутрішніми потребами підприємств, будівельних об’єктів, геологічних партій, технологічних процесів і т. ін.

Якщо винаходи можуть бути виготовлені за описом, доданим до патенту, або на основі опублікованих заявочних матеріалів і для цього не потрібно спеціальних знань типу «ноу-хау» та участі спеціалістів для їх виготовлення типу «інжиніринг», а по виробах, виготовлених за запатентованою технологією, неможливо визначити, яким методом вони виготовлені, заявники практично не зможуть проконтролювати використання їхніх винаходів за кордоном. Патентувати такі винаходи за кордоном, як правило, недоцільно, оскільки в тих випадках стає відомою відповідна інформація для іноземних зацікавлених фірм і це зменшує перспективу комерційної реалізації винаходів на зовнішньому ринку.

231

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Не слід подавати на патентування винаходи, значення яких в об’єктах, де вони використані, незначне або запропоновані рішення легко можна обійти за допомогою інших варіантів виконання.

Упропозиції про патентування винаходів за кордоном повинні входити підтвердження доцільності патентування і вибір країн, у яких слід патентувати винахід.

Кожен винахід, який пропонується для патентування, повинен бути своєчасно освоєний промисловістю. З цією метою патентуюча організація, міністерство вживають заходів для використання цих винаходів спочатку у своїй країні і включають їх у відповідні плани економічного розвитку галузі, оскільки без промислового освоєння винаходу не може бути ні експорту, ні вигідного продажу ліцензії.

Патентуючі організації, міністерства під час направлення в Держпатент пропозицій на патентування винаходів за кордоном, зазначають термін освоєння об’єктів техніки, у якій ці винаходи задіяно, з посиланням на відповідні затверджені плани, роблять про це записи в патентних паспортах.

Патентуючим організаціям на подані до патентування і промислове освоєння винаходи необхідно своєчасно забезпечити рекламу, яка б сприяла реалізації винаходів на зовнішньому ринку (експонування виробів на виставках і ярмарках у своїй країні і за кордоном, видача рекламних матеріалів, виступи з доповідями на міжнародних симпозіумах і конференціях, публікації в періодичних виданнях і т. ін.).

Удеяких випадках для вирішення питання про патентування доцільно зробити рекламу ще до подання заявок у зарубіжні патентні відомства: якщо виникають труднощі у визначенні країн патентування, відсутні об’єктивні відомості про існуючий рівень техніки, відомості про запит на виріб і т. ін. Але реклама повинна проводитися за умови наявності в патентуючої організації діючих зразків (виробів), перевіреної технології, у яких використано винаходи, що пропонуються для патентування.

232

Розділ 7 ПАТЕНТУВАННЯ ВИНАХОДІВ ЗА КОРДОНОМ

Організації, які пропонують винаходи для патентування за кордоном, переважно при одержанні пріоритетної довідки від Держпатенту без затримки подають у міністерство заповнений патентний паспорт, у якому вказується номер заявки на видачу охоронного документа, присвоєний Відомством, а також внесено всі необхідні відомості, які підтверджують доцільність патентування винаходу за кордоном. До патентного паспорта обов’язково додаються копії винаходу, поданого із заявкою у Відомство, пріоритетна довідка і довідка про сплату мита в установленому порядку.

Міністерство в місячний термін повинно розглянути подані матеріали і в разі позитивного вирішення скерувати їх з пропозицією міністерства у Відомство, про що повідомляє патентуючу організацію.

Якщо заявниками є декілька міністерств, то хоча б одне міністерство повинно дати пропозиції на патентування, а інші — згоду на цю пропозицію.

У випадках, коли при поданні заявки у Відомство підприємства, організації не мають достатніх даних про доцільність патентування, пропозицію про патентування може бути подано у Відомство. Але для цього необхідно також повідомити Відомство про заборону публікації (розкриття) суті винаходу.

Якщо на винахід, який патентується за кордоном, є рішення про видачу охоронного документа, копію цього рішення необхідно також додати до патентного паспорта.

Відомство після одержання всіх матеріалів, необхідних для вирішення питання про доцільність патентування винаходів за кордоном, у місячний термін розглядає ці матеріали і приймає відповідні рішення.

Якщо потрібно одержати висновки про доцільність патентування винаходів від міністерства, яке відповідає за розвиток галузі, Відомство направляє в міністерство відповідні матеріали, а воно, у свою чергу, у місячний термін надає свої висновки і рекомендації стосовно патентування винаходів за кордоном.

Про прийняте позитивне рішення Відомство повідомляє міністерство, яке рекомендувало винахід, а також патентуючу організацію, ТПП, патентних повірених своєї країни.

233

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Одночасно Відомство дає вказівку науковій експертизі провести за заявкою експертизу по суті.

Якщо Відомство не дало згоду на патентування винаходів за кордоном, це доводиться до відома патентуючих організацій, міністерства і патентних повірених.

Неправильно оформлені патентні паспорти, у яких є невизначені і непідтверджені дані про доцільність патентування, а також відсутність необхідних документів не дають Відомству можливості прийняти рішення про патентування, і матеріали направляються міністерству на доопрацювання.

Якщо автори винаходів самі хочуть патентувати свої винаходи за кордоном, то вони повинні у відповідні міністерства, відомства дати пропозиції про патентування, заповнений патентний паспорт, копії винаходів, рішення Відомства про видачу охоронного документа.

Міністерства, відомства розглядають пропозиції і в місячний термін направляють у Відомство підтверджуючі пропозиції про патентування винаходів з повідомленням країн, у яких доцільно провести патентування, а якщо будуть негативні висновки, то всі матеріали повертаються автору з мотивами відмови.

Рішення про патентування винаходів за кордоном окремих авторів приймає Держпатент у місячний термін з дня одержання пропозицій від міністерства.

Відомство інформує відповідні міністерства про окремі винаходи, патентування яких доцільно проводити на підставі висновків заявників, експертизи або спеціалістів Відомства, щрдо яких не одержано рекомендації про патентування, і надсилає на адресу міністерств копії описів винаходів для розгляду питання про доцільність патентування.

Висновки із цього питання міністерства подають до Відомства у двомісячний термін з дня одержання інформації.

Якщо організація рекомендує на патентування за кордоном винахід, який вдосконалює об’єкт (винахід), раніше дозволений Відомством на па-

234