Контрольні питання
Контрольні питання
1.Чому протягом 1931–1991 рр. радянським заявникам було недоцільно одержувати патенти на свої винаходи і промислові зразки?
2.Які офіційні цілі поставали перед патентуванням радянських винаходів за кордоном?
3.Як працював у СРСР механізм закордонного патентування й наскільки ефективним він був?
4.Як ліцензувалися за кордон винаходи в колишньому СРСР?
5.Що розуміють під агресивним і оборонним способом використання патенту?
6.Що таке виняткова і невиняткова ліцензії?
7.Які види ліцензійних платежів Ви знаєте?
8.Чому виняткова ліцензія може розглядатися як тимчасова уступка патенту?
9.Які дії можна провести щодо патентування у США?
10.Які гарантії з точки зору ліцензіата надає йому невиняткова ліцензія?
11.Чи розглядається у США і Західній Європі патентна монополія як автоматична індульгенція на порушення антимонопольного законодавства?
12.Чи зобов’язаний у США патентовласник використовувати відповідний винахід, щоб відвести від себе загрозу примусової ліцензії?
13.Чи зобов’язаний у США патентовласник безвідмовно надавати ліцензії всім бажаючим?
14.Чи має право в Європейському Співтоваристві ліцензіар брати на себе зобов’язання про ненадання ліцензій третім особам?
15.Які ліцензійні обмеження можуть виходити поза обсяг патенту?
16.Які ліцензійні обмеження вважаються законними в Європейському Співтоваристві?
17.Як у США і Європейському Співтоваристві ставляться до ліцензійних угод «з навантаженням»?
18.Чи має право патентовласник у США встановлювати різні роялті різним ліцензіатам? Чи вважається це ціновою дискримінацією?
19.Що таке «пакетне ліцензування» і яке до нього ставлення антимонопольних властей?
103
Лекція V
20.Чи може ліцензійний договір за законодавством України виходити за межі терміну чинності відповідного охоронного документа?
21.Чи дозволяється в Україні усна форма ліцензійного договору на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, сорту рос лини, топографії інтегральної мікросхеми?
22.Чи потрібно ліцензійний договір реєструвати в Держдепартаменті інтелектуальної власності?
23.Що таке «відкрита ліцензія»?
104
§1. Товарний знак — символ гудвілу
ВИКОРИСТАННЯ НА ЛІЦЕНЗІЙНІЙ ОСНОВІ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ ТА ІНШИХ ПОЗНАЧЕНЬ КОМЕРЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ
§1. Товарний знак — символ гудвілу
Основну увагу в даній лекції звернемо на товарні знаки з огляду на їх надзвичайну важливість для економічного життя суспільства, враховуючи ту обставину, що ліцензійне використання інших позначень комерційного характеру має багато спільного з ліцензійним використанням товарних знаків.
Отже, товарний знак є одним з об’єктів промислової власності. Оскільки він є власністю, то її можна назавжди відчужувати, або ж дозволяти іншим суб’єктам господарювання користуватися нею тимчасово. Відчужування назавжди вважається уступкою власності, а надання дозволу на тимчасове користування розглядається як ліцензія. Це — не що інше, як обмежений дозвіл на використання чужого товарного знака.
Як правило, ліцензійна угода містить такі дані:
1)інформацію про товарний знак чи інший засіб для встановлення торговельної ідентичності;
2)відомості про товари та послуги, з якими використовується знак;
3)стандарти якості для товарів та послуг;
4)методи нагляду та контролю (наприклад, регулярне представлення зразків, право на інспектування, ведення обліку даних про тестування тощо);
5)обмеження щодо територіального використання товарного знака, видачі на нього субліцензій, продажу конкурентних товарів;
6)період дії угоди та припинення користування наданими правами після закінчення строку чинності угоди;
7)умови припинення прав обох сторін у разі порушення ними ліцензійної угоди1.
1 Pattishall et al. Trademarks and Unfair Competition. New York, 1994. P. 164.
105
Лекція VІ
Товарний знак — це все-таки один із видів так званої «неосяжної власності» (intangible property). З огляду на це як відчуження власності, так і користування нею мають свою специфіку порівняно з іншими видами осяжної рухомої і нерухомої власності.
Товарний знак справедливо вважається символом гудвілу. Видатний американський фахівець у галузі товарних знаків Т. Мак-Карті стверджував, що гудвіл і його товарний знак є такими нерозлучними, як сіамські близнюки1.
До речі, поняття «гудвіл» вже почали офіційно вживати і в Україні. Зокрема, у Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств», який ухвалила Верховна Рада України в грудні 1994 р., зазначалося, що він становить комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємства без відповідного збільшення активних операцій, вбираючи використання кращих управлінських засобів, домінантне становище на ринку продукції (робіт, послуг), нові технології тощо. Там же додавалося, що вартість гудвілу визначається різницею між ціною придбання і звичайною ціною відповідних активів.
Утримаємося від коментування того, як у нас в Україні законодавець розуміє гудвіл. Звернімося до розуміння гудвілу в США. Гудвіл — це прихильність, яку управління бізнесом одержує від публіки. Це — схвальні міркування, якими керуються споживачі до товарів і послуг, відомих як такі, що походять з конкретного джерела. Гудвіл вважається «власністю неосяжної сутності». Гудвіл трактується і як «сподівання на публічний патронат, що триватиме й далі». Це поняття означає будь-яку позитивну перевагу, здобуту його власником при здійсненні відповідним власником підприємницької діяльності. Такими чинниками можуть стати приміщення, де відбувається така діяльність (наприклад, ресторан у старовинному замку притягуватиме більше відвідувачів, ніж аналогічний за цінами й асортиментом ресторан у непривабливому сучасному приміщенні), фірмове найменування під яким ведеться бізнес та ін.
Гудвіл — можливість одержання прибутків, що перевищують звичайну норму у зв’язку з досягненням сприятливого ставлення громадськості до певного бізнесу й популярності серед споживачів
1 McCarthy T. Trademarks and Unfair Competition. New York, 1973. P. 606.
106
§1. Товарний знак — символ гудвілу
фірмового найменування й товарного знака. Охорона товарного знака — це й охорона гудвілу. Товарний знак дедалі ширше спрямовується не для відрізнення між різними джерелами походження товарів, а для втілення в собі репутації та гудвілу його власника.
Відповідно до концепції гудвілу сфера впливу товарного знака виходить поза межі товарів, щодо яких він зареєстрований.
У США вважають, що товарний знак не має незалежного значення без гудвілу, який він символізує. В одному з судових рішень було вказано, що товарний знак надає право забороняти іншим використовувати його лише тому, що він охороняє гудвіл відповідного власника. Якщо немає бізнесу й немає гудвілу, тоді товарний знак нічого не символізує1.
На відміну від патентів на винахід і промислові зразки, товарні знаки не розглядаються як окремі засвідчення права власності. Вони вважаються складовими й невід’ємними елементами гудвілу відповідного бізнесу2.
Товарний знак суб’єкта господарювання, що вже не існує, чимось нагадує прапор колишньої держави, яка відійшла в історичне небуття. Такий прапор не є символом чогось реального. Можна уявити й умовну ситуацію, за якої сильна держава продає слабшій свій прапор. Придбавши такий прапор слабка держава завдяки йому не стане сильнішою. Для того, аби стати сильною, їй необхідно мати й те, що надавало прапорові сили. Придбавши просто символ, покупець не набуває того, що стоїть за цим символом. Адже коли символ відрізняється від реальності, то він втрачає сенс і нерідко може стати чимось таким, що вводить в оману.
Товарний знак не можна продати чи провести його відчуження іншим способом окремо від гудвілу, який він символізує. Сам по собі товарний знак, що використовується, не можна ні купити, ні продати окремо від підприємницької діяльності, з якою він пов’язаний. Гудвіл товарного знака є його невід’ємною частиною й водночас — невід’ємною частиною суб’єкта господарювання, який володів відповідним товарним знаком. Конкретний гудвіл не можна відокремити від конкретного бізнесу подібно до того, як не можна відокремити конкретну репутацію від конкретної особи.
1 Barrett M. Intellectual Property. Cases and Materials. St. Paul, 1973. P. 606. 2 McCarthy T. Trademarks and Unfair Competition. New York, 1995. P. 784.
107
Лекція VІ
Якщо все-таки, трапляється передавання товарного знака окремо від гудвілу, то особа, яка такий товарний знак придбала, мусить знати, що вона придбала символ, а не певну реальність. Використання товарного знака з чужим гудвілом і чужими товарами може вводити споживачів в оману, бо вони резонно сподіваються, що конкретний товарний знак символізує одне й те ж джерело товарів однієї і тієї ж якості. Передавання товарного знака без гудвілу — руйнація явища, яке уособлює товарний знак.
Сліпе передавання товарного знака розглядається як позбавлення особи, що його придбала, пріоритету, створеного використанням знака попереднім його власником1.
Можна уявити ситуацію, за якої товарний знак передає особа, яка не має бізнесу й ніколи не використовувала відповідний товарний знак. У цій ситуації гудвіл відсутній і, поступаючись товарним знаком, дана особа поступається лише символом. Якщо взяти до уваги Україну й США, то подібне більш можливе в нашій державі, оскільки в Україні дозволяється реєструвати товарний знак, не вдаючись до підприємницької діяльності. У США така ситуація неможлива. Там товарний знак необхідно «прийняти й використовувати». Товарний знак, що не застосовується, — не товарний знак. Це символ, відомий лише його власникові та обмеженому колу осіб.
Отже, передавання товарного знака відбувається водночас з передаванням гудвілу або його частини. Зрозуміло, що передавання товарного знака можна певним чином зафіксувати. Наприклад, у відповідному реєстрі. Передавання гудвілу не реєструється, подібно до того як не реєструється добра чи недобра репутація людини.
Дуже часто особа, яка поступається товарним знаком, одержує від нового його власника ліцензію на право використання цього ж знака. Вважають, що саме така процедура забезпечує повне передавання гудвілу, адже тоді унеможливлюється розрив безперервності, який розглядається як смертельно небезпечний не лише для товарного знака, а й для гудвілу.
Якщо ж відбулася повна поступка товарним знаком разом з його гудвілом, то попередній власник не може використовувати товарний
1 Goldstein P. Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines. New York, 1993. P. 297.
108
§1. Товарний знак — символ гудвілу
знак, який для нього вже став чужим, оскільки таке використання розглядалося б як порушення виняткових прав, що випливають із зареєстрованого товарного знака.
Якщо ж новий власник товарного знака припиняє ділову діяльність і залишає напризволяще товарний знак, то в такому разі кожна особа, в тому числі й попередній його власник, може заволодіти цим знаком1.
Під час передавання товарного знака не вимагається передавання всього майна чи гудвілу власника. Досить передавання вирізняльної і окремої порції «підприємницької діяльності», пов’язаної з товарним знаком. Якщо новий власник купує увесь бізнес попереднього власника, зокрема нерухоме майно, секрети виробництва тощо, то це є безсумнівним доказом, що новий власник цілком придбав разом з товарним знаком і гудвіл попереднього підприємця. Передавання розглядається не за кількісними, а за якісними показниками. Можна уявити ситуацію, за якої колишній власник товарного знака, нерухоме майно не продає, але продає технічну документацію, секрети виробництва, перелік споживачів. Цього достатньо для висновку про паралельне з товарним знаком передавання й гудвілу.
Покупець товарних знаків, фірмових найменувань, гудвілу збанкрутілого підприємця може використовувати їх, не посилаючись на те, що він є наступником банкрута.
Якщо особа продає бізнес, який ідентифікується з її власним прізвищем, то надалі така особа не має права безумовно використовувати прізвище як комерційний символ. Згодом використання прізвища можливе, але за умови, що воно не спричиняє введення споживачів в оману.
Отже, згідно з домінантним світоглядом фахівців і законодавців, товарний знак не може передаватися сам по собі (як кажуть — in gross), тобто без відповідного бізнесу, майна або гудвілу2.
Тепер перейдемо до проблем, пов’язаних з ліцензуванням товарних знаків.
1 McCarthy T. Trademarks and Unfair Competition. P. 613.
2 Goldstein P. Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines. P. 297.
109