Лекція VІІІ
Працедавці часто покладаються на угоди про уникнення конкуренції для того, щоб запобігти використанню колишніми найманими працівниками цінної інформації, здобутої під час роботи. Але оскільки такі угоди є певним обмеженням конкуренції, то суди ретельно їх вивчають і беруть до уваги лише тоді, коли вважають, що працедавця потрібно охороняти від неналежної і несправедливої конкуренції.
У ряді штатів США прийнято законодавство, яке регулює чинність угод щодо уникнення конкуренції1.
Ті угоди про нерозкриття, які незаконним чином обмежують конкурентів чи занадто перешкоджають фізичній особі в одержанні засобів до життя, судами до уваги не беруться. Суди не підтримують спроби сторін під маскою угод про нерозкриття досягти того, що їм заборонено законом у рамках угод про уникнення конкуренції.
Коротко слід згадати і про такий аспект, як промислове шпигунство.
§3. Промислове шпигунство
Промислове шпигунство можна охарактеризувати як збирання інформації на позаліцензійній основі.
В одній з американських монографій зазначалося: «Той факт, що секрет виробництва має таку природу, що його можна відкрити шляхом експериментування чи за допомогою інших добросовісних і законних засобів, не позбавляє його власника права на охорону від тих, хто хотів би заволодіти ним за допомогою недобросовісних заходів»2.
Зрозуміло, що заборонений плід солодкий і завжди знайдуться охочі його скуштувати. Не є винятком з цього правила і сфера секретів виробництва.
У книзі відомого американського фахівця П.Ґольдштейна зазначається: «Промислове шпигунство стало популярним видом спорту для деяких сегментів нашої промислової громадськості. Все ж таки наша відданість вільній економічній конкуренції не повинна змусити нас сприйняти закон джунглів як моральний стандарт для засто-
1 Barrett M. Intellectual Property. P. 61.
2 Francis W., Collins R. Cases and Materials on Patent Law. P. 25.
138
§3. Промислове шпигунство
сування його в наших комерційних стосунках. Наша терплячість до шпигунської гри має закінчуватися там, де охорона, яка потрібна для запобігання шпигунству, настільки дорога, що вихолощує дух винахідництва. Комерційна приватність мусить охоронятися від шпигунства, якого резонно можна не очікувати чи не запобігати. Ми не вважаємо, що все, що не відкрито зору, міститься за завісою, яка охороняється, чи що будь-яка інформація, здобута за допомогою оптичного пристрою, є забороненою. Навпаки, для того, аби наша промислова конкуренція залишалася здоровою, необхідно мати простір для огляду промисловця-конкурента»1.
Оскільки промислове шпигунство та інше незаконне розголошення секретів виробництва завдають шкоди їхнім власникам, то державою встановлено відшкодування заподіяних збитків.
У США суди часто визначають грошове відшкодування позивачеві за незаконне розголошення його секретів виробництва в розмірі втрачених ним прибутків, неправомірно одержаних порушником. У принципі ж американське законодавство дозволяє стягувати відшкодування як у розмірі дійсних втрат позивача, викликаних незаконним присвоєнням секретів виробництва, так і в обсязі несправедливого збагачення відповідача, яке не враховане під час розрахунків втрат прибутків позивача. Якщо ж неправомірне присвоєння чужих секретів виробництва мало зловмисний характер, то з порушника можуть бути стягнуті суми, що до двох разів перевищують збитки позивача і прибутки відповідача, а також гонорар адвоката в розумному обсязі.
За певних обставин не відкидається можливість відшкодування відповідачем затрат позивача щодо зміцнення та вдосконалення його системи охорони секретів виробництва2.
Якщо патент є монополією, яку протягом певного часу надає суспільство винахідникові за те, що він розкрив громадськості предмет свого винаходу, то секрети виробництва не мають подібного монопольного статусу. Їх можна розгадувати, а розгадавши — використовувати.
1 Goldstein P. Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines. New York, 1993. P. 131–132.
2Goldstein P. Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines.
Р.126, 127.
139
Лекція VІІІ
Особи, які не пов’язані конфіденційними стосунками з власником секретів виробництва й не одержували їх незаконним шляхом, мають право відтворювати й використовувати зазначені секрети. Це правило повністю стосується й такого явища, як «зворотний інжині& ринг» (reverse engineering), тобто комплексу заходів, за яких продукт чи секретна формула, спосіб тощо для початку аналізуються з метою виявлення слідів, що є важливими для їх створення. Спираючись на здобуту таким чином інформацію, зазначені секрети виробництва відтворюються.
Лінія вододілу між неправомірним присвоєнням секретів виробництва і правомірним зворотним інжинірингом не завжди чітко визначається. Якщо у процесі розгадування чужих секретів використовується не своя, а побічна вторинна інформація, то шанси на звинувачення в незаконному присвоєнні чужих виробничих секретів різко зростають1.
§4. Охорона секретів виробництва й антимонопольне законодавство у Європейському Співтоваристві
Загальновідомо, що Україна проголосила курс на адаптування свого законодавства до законодавства Європейського Союзу.
Розглянемо тепер як у ЄС узгоджується охорона секретів виробництва з розвитком економічної конкуренції. Згадаємо, що у статті 85 Римського договору, згідно з якою було утворено «Спільний ринок», зазначено:
«1. Як несумісні зі «Спільним ринком» забороняються: всі угоди між підприємствами, рішення асоціації підприємств і узгоджені дії, які можуть вплинути на торгівлю між державами й метою чи наслідком яких є уникнення, обмеження або спотворення конкуренції всередині «Спільного ринку». До них належать такі, що:
а) прямо чи опосередковано фіксують закупівельні або продажні ціни та будь-які інші комерційні умови;
б) обмежують чи контролюють виробництво, ринки, технічний розвиток або інвестиції;
1 Goldstein P. Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines. P. 133.
140
§4. Охорона секретів виробництва й антимонопольне законодавство у ЄС
в) розподіляють ринки чи джерела постачання; г) застосовують неоднакові умови до еквівалентних угод з інши-
ми сторонами в торгівлі, ставлячи їх тим самим у невигідне конкурентне становище;
ґ) ставлять укладення контрактів у залежність від прийняття іншими сторонами додаткових зобов’язань, які за суттю або відповідно до комерційних традицій не мають жодного зв’язку з предметами таких контрактів.
2.Будь-яка угода чи рішення, заборонені відповідно до цієї статті,
єавтоматично такими, що не мають юридичної сили.
3.Положення пункту першого, все ж таки, можуть бути визнані як такі, що не застосовуються щодо будь-якої угоди чи категорій угод між підприємствами; рішення або категорії рішень асоціацій підприємств, узгодженої дії чи категорій узгоджених дій, що роблять внесок в удосконалення виробництва, розподіл товарів чи в поглиблення технічного або економічного прогресу, надаючи споживачам справедливу частку одержуваної вигоди і які:
а) не накладають на відповідні підприємства обмежень, що не є необхідними для досягнення цих цілей;
б) не надають таким підприємствам можливості усунення конкуренції щодо значної частини відповідних продуктів»1.
Далі детально зупинимося на документі, який також міститься у вищезазначеному джерелі.
Відповідно до Правила Комісії Європейського Співтовариства «Про застосування пункту третього статті вісімдесят п’ятої Римського договору до певних категорій ліцензійних угод з ноу-хау» від 30 листопада 1988 р. (№ 556/89) вважаються прийнятними з точки зору економічної конкуренції такі зобов’язання:
1.Ліцензіар не надаватиме ліцензії іншим підприємствам на використання запатентованого винаходу на ліцензованій території.
2.Ліцензіар сам не використовуватиме ліцензовану технологію на ліцензованій території.
3.Ліцензіат не використовуватиме ліцензовану технологію на територіях у межах «Спільного ринку», зарезервованих для ліцензіара.
4.Ліцензіар не випускатиме і не використовуватиме ліцензований продукт або не використовуватиме запатентований спосіб на
1 Competition Law in the European Communities. Vol. 1. Brussels, 1990. Р. 9.
141
Лекція VІІІ
територіях у межах «Спільного ринку», які зарезервовані для інших ліцензіатів.
5.Ліцензіат не проводитиме активної політики щодо постачання ліцензованого продукту на ринок на територіях у межах «Спільного ринку», які ліцензовані іншим ліцензіатам, і, зокрема, не застосовуватиме реклами, спеціально спрямованої на ці території, не утворюватиме будь-яке відділення (філіал) чи будь-який дистриб’юторський склад.
6.Ліцензіат не постачатиме ліцензований продукт на ринок на територіях, ліцензованих іншим ліцензіатам у межах «Спільного ринку».
7.Ліцензіат використовуватиме лише товарний знак ліцензіара або оформлення, вказане ліцензіаром, для відрізнення ліцензованого продукту протягом періоду чинності угоди за умови, що ліцензіатові не перешкоджають ідентифікувати себе як виробника ліцензованих продуктів.
8.Ліцензіар обмежуватиме своє виробництво ліцензованого продукту обсягами, необхідними йому для виробництва його власних продуктів, і продаватиме ліцензований продукт лише як складову частину його власного продукту, чи як замінну його частину, або іншим чином у зв’язку з продажем його власного продукту, за умови, що відповідні обсяги вільно визначаються ліцензіатом.
Назване вище в пунктах 1–5 дозволяється впродовж 10 років від дати укладання першої ліцензійної угоди тим ліцензіаром, який входить на певну територію з відповідною технологією. Стосовно шостого пункту термін сприйняття обмежень встановлено протягом 5 років.
Перший пункт статті 85 Римського договору не застосовується лише тоді, коли сторони угоди ідентифікують секрети виробництва
вбудь-якій доречній формі, і тільки протягом того часу, коли вони залишаються секретними й суттєвими.
Оскільки зобов’язання, згадані вище в пунктах 1–5, стосуються території країн-членів, у яких така ж технологія охороняється патентами, то пункт 1 статті 85 Договору не застосовується до таких держав доти, поки ліцензований продукт або спосіб охороняється в цих країнах-членах такими патентами, за умови, що строк такої охорони перевищує 10 років. Пункт 1 статті 85 не застосовується лише в тому разі, коли ліцензіат сам виготовляє чи пропонує виготовляти ліцен-
142
§4. Охорона секретів виробництва й антимонопольне законодавство у ЄС
зований продукт або продукт виготовляється пов’язаним з ним підприємством чи субпідрядником.
Вважається прийнятним, щоб у восьми вищеназваних зобов’язаннях містилися такі умови:
1.Зобов’язання ліцензіата не розголошувати ноу-хау, повідомлені йому ліцензіаром; ліцензіат має дотримуватися такого зобов’язання
йпісля закінчення строку чинності угоди.
2.Зобов’язання ліцензіата не видавати субліцензії чи не поступатися ліцензією.
3.Зобов’язання ліцензіата не використовувати ліцензовані ноухау після припинення чинності угоди, якщо ноу-хау все ще залишаються секретними.
4.Зобов’язання ліцензіата передавати ліцензіарові будь-який досвід, набутий під час використання ліцензованої технології, та надавати йому невиняткову ліцензію щодо удосконалень чи нового використання тієї технології за умови, що:
а) ліцензіатові не перешкоджають упродовж чи після закінчення періоду чинності угоди вільно використовувати його власні удосконалення, якщо це можна здійснювати окремо від ноу-хау ліцензіара, або ліцензувати їх третім сторонам, якщо ліцензування третім сторонам не розкриває ноу-хау, передані ліцензіаром і які все ще є секретними; під час укладення таких угод ліцензіат має запитати у свого ліцензіара про відповідний дозвіл, якщо є підстави вважати, що ліцензування вдосконалень третім сторонам розкриє ноу-хау ліцензіара;
б) ліцензіар взяв зобов’язання (виняткове або невиняткове) передавати свої власні удосконалення ліцензіатові і його право на використання удосконалень ліцензіара, які є невіддільними від ліцензованих ноу-хау, не виходить за дату, на яку припиняється право ліцензіата використовувати ноу-хау ліцензіара, за винятком припинення дії угоди з огляду на її порушення ліцензіатом. Це не шкодить зобов’язанню ліцензіата надати ліцензіарові можливість продовжувати використання удосконалень після вказаної дати, якщо одночасно він відмовляється від заборони на використання після припинення строку чинності або погоджується, після того, як йому була надана можливість ознайомитися з удосконаленнями ліцензіата, сплатити належні роялті за їх використання.
5.Зобов’язання ліцензіата дотримуватися мінімальних якісних вимог щодо ліцензованого продукту, одержувати товари або послуги
143
Лекція VІІІ
від ліцензіара, підприємства, вказаного ліцензіаром, якщо такі якісні вимоги стосовно товарів і послуг є необхідними для:
а) технічно задовільного використання ліцензованої технології або б) для забезпечення того, що виробництво ліцензіата відповідає стандартам якості, яких дотримуються ліцензіар та інші ліцензіати і
для дозволу ліцензіарові проводити пов’язані перевірки. 6. Зобов’язання:
а) інформувати ліцензіара про неправомірне присвоєння його ноухау або про порушення ліцензованих па тентів;
б) про вчинення або про допомогу ліцензіарові у вчиненні законних кроків проти неправомірного присвоєння й порушень виняткових прав, за умови, що такі зобов’язання не шкодять праву ліцензіата подавати позов про недійсність ліцензованих патентів чи оспорювати секретність ліцензованих ноу-хау, якщо лише ліцензіат сам певним чином не сприяв їх розкриттю.
7.Зобов’язання ліцензіата, у тому разі, коли ноу-хау стали публічно відомими іншим чином, окрім дій ліцензіара, продовжувати сплачувати до кінця чинності угоди роялті в розмірі й за період, визначений сторонами, без шкоди для сплати будь-яких додаткових збитків у тому разі, коли ноу-хау стають публічно відомими з огляду на дії ліцензіата, який порушив угоду.
8.Зобов’язання ліцензіата обмежити використання ліцензованої технології однією чи більше галуззю техніки, які охоплюються ліцензованою технологією або од ним чи більше ринком продукту.
9.Зобов’язання ліцензіата сплачувати мінімальні роялті або випускати мінімальну кількість ліцензованого продукту чи виконувати мінімальну кількість операцій під час використання ліцензованої технології.
10.Зобов’язання ліцензіара створювати ліцензіатові сприятливіші умови, ніж ті, які ліцензіар надає іншому підприємству, після того, як угода набирає чинності.
11.Зобов’язання ліцензіата маркувати ліцензований продукт фірмовим найменуванням ліцензіара.
12.Зобов’язання ліцензіата не використовувати ноу-хау ліцензіара під час нарощування виробничих потужностей для третіх осіб. Це не шкодить праву ліцензіата нарощувати свої виробничі потужності чи вводити додаткові потужності для власного використання на звичайних комерційних умовах, долучаючи сплату додаткових роялті.
144
§4. Охорона секретів виробництва й антимонопольне законодавство у ЄС
Неприйнятними з точки зору економічної конкуренції в Європейському Співтоваристві вважаються зобов’язання ліцензіата, згідно
зякими він:
•припиняє використання ліцензованих ноу-хау після припинення ліцензійної угоди за умови, що ноу-хау не стали загальнодоступними з його вини;
•надає ліцензіарові виняткову ліцензію, відповідно до якої ліцензіатові не можна самому використовувати ці вдосконалення чи ліцензувати їх третім сторонам, якщо такі вдосконалення не залежать від ноу-хау ліцензіара;
•надає ліцензіарові невиняткові ліцензії на вдосконалення, по- в’язані з ноу-хау ліцензіара, якщо строк дії права ліцензіара на використання вдосконалень перевищує строк дії права ліцензіата на використання ноу-хау ліцензіара, за винятком випадків, коли угода розривається ліцензіатом;
•сплачує роялті, якщо ноу-хау стали загальнодоступними з вини ліцензіара чи пов’язаного з ним підприємства;
•утримується від оспорювання комерційної таємниці ноу-хау;
•сплачує роялті за товари й послуги, які повністю або частково випускаються згідно з технологією, що відрізняється від ліцен-
зованої.
Правило Комісії Європейського Співтовариства (№ 556/89), яке розглядаємо, передбачає, що ліцензійна угода автоматично подовжується долученням до неї нового вдосконалення, переданого ліцензіаром. Але ліцензіат має право відмовитися від такого вдосконалення. Ліцензіар і ліцензіат можуть припинити угоду після закінчення первинного терміну її дії або, щонайменше, через кожні три роки після цієї дати. Це передбачено з метою уникнення довготривалого штучного зв’язку між сторонами угоди. Але вони можуть укласти нові ліцензійні угоди щодо нових вдосконалень.
Можуть бути випадки, коли угоди про передавання секретів виробництва містять положення, які суперечать економічній конкуренції. В такому разі необхідно звернутися до Комісії Європейського Співтовариства. Зваживши всі «за» і «проти», Комісія може дати дозвіл на їх виконання.
Дане Правило стосується, зокрема:
1) чистих угод з ноу-хау чи змішаних угод, коли ліцензіар не є розробником ноу-хау або патентовласником, але уповноважений
145
Лекція VІIІ
розробником чи патентовласником видавати ліцензію або субліцензію;
2)передавання ноу-хау або ноу-хау і патентів, коли ризик, пов’я- заний з їх використанням, покладається на особу, яка передає, зокрема, коли сума, що сплачується за передання, залежить від обсягу продуктів, досягнутого особою, яка приймає, виготовлених з використанням ноу-хау і патентів, кількості таких виготовлених продуктів чи кількості виконуваних операцій з використанням ноу-хау або патентів;
3)«чистих» угод з ноу-хау або змішаних угод, за яких права або зобов’язання ліцензіара беруться підприємства ми, пов’язаними з ними.
Вище було наведено далеко не повний перелік положень Правила № 556/89. Але його досить для того, щоб зрозуміти: в Європейському Співтоваристві зазначеною проблемою вже давно й серйозно опікуються й у цій царині накопичили чималий досвід, який знадобиться й Україні. Зрозуміло, що за ринкової економіки необхідно оберігати секрети виробництва. Але під маскою секретів виробництва можуть приховуватися спроби придушення чи обмеження економічної конкуренції.
Отже, якщо Західна Європа навчилася одночасно мати справу як
зсекретами виробництва, так і з економічною конкуренцією, то, маючи бажання, це може зробити й Україна.
Поки що в Україні відсутнє спеціальне законодавство, яке регулювало б правовідносини, пов’язані із секретами виробництва. Для цього використовуються загальні норми зобов’язального права. Правовий захист в Україні секретів виробництва на сучасному етапі вважається (і не безпідставно!) слабким.
Автор цього навчального посібника сподівається, що виконана ним робота певним чином сприятиме подоланню Україною зазначеної несприятливої ситуації.
Поки що в Україні накопичено обмаль досвіду щодо використання секретів виробництва на ліцензійній основі.
146