Лекція VІ
§2. Ліцензування товарних знаків
В Україні нормативним актом у даній сфері є «Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака для товарів і послуг». Затверджена наказом Міносвітнауки від 3 серпня 2001 р. (№ 576). Зареєстровано в Мінюсті України 17 серпня 2001 р., № 718/5909 (Офіційний вісник України. 2001. № 34).
У пункті 2.3.2 Інструкції ставиться вимога, аби ліцензійний договір містив умову про те, щоб рівень якості товарів і послуг, виготовлених чи наданих за договором, не був нижчим від рівня якості товарів і послуг власника свідоцтва на товарний знак і щоби власник свідоцтва здійснював контроль за виконанням цієї умови. Згадана норма запозичена із Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 23 грудня 1993 р. До речі, на таку вимогу можна натрапити й у законодавствах інших держав світу.
Тривалий час на Заході товарні знаки розглядалися в контексті «теорії джерела». Це означає, що вони трактувалися як такі, що вказують споживачеві на фізичне джерело або походження продукту чи послуги, з якими використовується відповідний знак. У рамках цієї теорії використання товарних знаків особами, не пов’язаними зі справжнім джерелом виробництва товарів, є неможливим. Вважалося, що ні поступка товарним знаком, ні його ліцензування неможливі без передавання всього бізнесу продавця.
Але в 1930-х роках погляди на товарний знак у США почали змінюватися. Його стали розглядати не лише як вказівку на фізичне джерело товарів і послуг, але і як індикатор якості. З цього випливає, що з точки зору споживача, продукти, які продаються під певним товарним знаком, мають бути однієї і тієї ж якості, незалежно від фізичного джерела або виробника цих товарів. Така вимога зовсім не означає, що товари мають бути неодмінно високої якості. Ставиться вимога, аби товари промарковані конкретним товарним знаком, мали однакову якість. А вона може бути високою, середньою й низькою. Сучасний споживач вбачає в товарному знакові символ однакової якості й мало цікавиться фізичним джерелом товарів і правовими стосунками між власником товарного знака та особами, що керують функціонуванням різних джерел роздрібного продажу товарів, які
110
§2. Ліцензування товарних знаків
купує споживач. Отже, нинішня практика ліцензування товарних знаків базується на «теорії якості». Ця теорія дає змогу власникові товарного знака його ліцензувати. Його користувач (ліцензіат) може одержувати сировину, комплектаційні вироби тощо від будь-яких осіб, але ліцензіар мусить контролювати якість продуктів, що постачаються ліцензіатом на ринок. Прийняття в 1946 р. у США закону з товарних знаків (так званого «Акта Ленхема») знаменувало офіційне визнання американською державою «теорії якості».
Якщо товарним знаком не можна поступитися без передавання гудвілу (як уже зазначалося вище в цій лекції), то, як вважають деякі фахівці, товарний знак можна ліцензувати без передавання гудвілу. В такому разі ліцензування товарного знака дозволяється, але неодмінно за умови, що ліцензіар контролюватиме якість товарів. До речі, у законодавстві України така норма також передбачена (про це згадувалося вище).
У принципі в США ліцензію на використання товарного знака можна отримати навіть в усній формі. Але перевага віддається письмово складеній ліцензійній угоді, оскільки в ній чітко можна зафіксувати вимогу про те, що ліцензіар повинен здійснювати контроль за якістю товарів ліцензіата, щодо яких застосовується товарний знак1.
«Голим ліцензуванням» вважається таке, за якого ліцензіар не здійснює контролю за якістю й типом товарів, стосовно яких вживається товарний знак. Відповідне використання товарного знака вважається обманом споживачів. Неконтрольоване («оголене») ліцензування призводить до втрати виконання товарним знаком функцій символу якості й контрольованого джерела походження товарів. Неконтрольоване ліцензування спричинює втрату символом свого значення як товарного знака.
Вважають, що передавання знака без економічних чинників, що стосуються якості товарів, ним маркованих, підриває сподівання споживачів2.
Ліцензіат, якість товарів якого контролюється власником товарного знака, ліцензія на використання якого надана зазначеному ліцензіатові, вважається «спорідненою компанією». Доречно зауважити, що
1 Pattishall В. et al. Trademarks and Unfair Competition. New York, 1994. P. 164. 2 Goldstein P. Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines. P. 297.
111
Лекція VІ
контроль не повинен порушувати, насамперед, антимонопольне законодавство. Чому існує така пересторога? Тому, що під приводом контролю могли виконуватися дії, спрямовані на згортання економічної конкуренції. А відсутність конкуренції у країнах ринкової економіки — справді смертельна загроза для їхнього подальшого поступу.
У ФРН все ще продовжують керуватися «теорією джерела», в рамках якої ліцензування товарного знака вважається неможливим. В Україні, як, до речі, й у колишньому Радянському Союзі, дотримуються «теорії якості», тобто допускають використання товарного знака на ліцензійній основі іншими, окрім власника знака, особами. Чинне українське законодавство дозволяє передавання права власності на знаки для товарів і послуг на підставі договорів. Дійсною вважається лише письмова форма договору, яка до того ж має бути зареєстрована в Державному патентному відомстві України.
Перейдемо тепер до аналізу такого явища, як «франчиза» (фран$ чайзинга).
§3. Франчиза (франчайзинг)
Уперекладі з англійської мови franchise означає привілей, пільга, особливе право. У монографії Т. Мак-Карті зазначається: «У багатьох ситуаціях франчиза є просто витонченою програмою ліцензування товарних знаків»1.
Наріжний камінь франчизи — товарний знак або фірмове найменування. Франчизний контракт — не що інше, як ліцензія на використання товарного знака, що містить численні зобов’язання та обмеження, нав’язані підприємцеві, який придбав франчизу.
Відомі американські фахівці Р.Дорр та X.Манч наголошують: «Ліцензування товарних знаків і контроль якості є підвалиною сучасного франчизування»2.
Унайпростішому вигляді франчиза означає ліцензію, яку надає власник товарного знака чи фірмового найменування і яка дозволяє продаж продукту чи послуги під товарним знаком або фірмовим
1 McCarthy T. Trademarks and Unfair Competition. P. 644.
2 Dorr R., Munch C. Protecting Trade Secrets, Parents, Copyrights and Trademarks. P. 170.
112
§3. Франчиза
найменуванням. У більш широкому розумінні франчиза — це детально опрацьована угода, відповідно до якої франчизіат (особа, що одержала франчизу) зобов’язується вести ділову діяльність чи продаж продукту згідно з методами і процедурами, встановленими франчизіаром (надавачем франчизи). Франчизіар сприяє франчизіатові за допомогою реклами, порад, рекомендації та інших подібних послуг.
В Європейському Співтоваристві франчизу розуміють як пакет прав з інтелектуальної, зокрема промислової, власності, що стосуються товарних знаків, фірмових найменувань, крамничних знаків, корисних моделей, промислових зразків, копірайту, ноу-хау чи патентів, які використовуються під час перепродажу товарів і надання послуг кінцевим споживачам.
Американські фахівці вважають, що найціннішим надбанням, яке одержує франчизіат згідно з франчизою, є право на здійснення підприємницької діяльності під добре відомим товарним знаком. Укладаючи франчизні угоди, франчизіар одержує можливість утримувати велику кількість юридично самостійних точок продажу своїх продуктів без інвестування власного капіталу в таку фазу своєї діяльності, як роздрібний продаж. Спираючись на франчизні угоди, протягом досить короткого часу може бути створена широка дистриб’ю- торська мережа, залучаючи для цього досить невеликі інвестиції франчизіара.
До речі, погляди на франчизу не є однозначними. Деякі фахівці вважають франчизу панацеєю від концентрації капіталу й негативних явищ, які викликає монополізація. Інші фахівці вбачають у франчизі фіговий листок, котрим прикривається інвестиційне шахрайство1.
Такі фахівці розглядають франчизу як інструмент репресії в руках франчизіарів.
Франчиза не є системою, яка б складалася з великої компанії та належних їй точок роздрібного продажу товарів і послуг, де б працювали люди, наймані великою компанією. Франчизіат не є й повністю незалежним малим бізнесменом. Франчизу розглядають як порівняно новий метод вкладання товарів у руки споживача.
Певний ступінь контролю над франчизіатом — неодмінна ознака франчизної системи. Яскравим прикладом франчизи є система ресторанів «Мак-Дональдс», що вже з’явилися і в Україні.
1 McCarthy T. Trademarks and Unfair Competition. P. 645.
113
Лекція VІ
У США прийнято виділяти три види франчизи:
1)виробнича франчиза, за якою франчизіар (який володіє певним секретом виробництва, патентом на винахід чи промисловий зразок) дозволяє іншим підприємцям виготовляти і продавати кінцевий продукт під товарним знаком франчизіара);
2)дистриб’юторська франчиза, основна мета якої по лягає в наданні франчизіару реалізаційної сітки для збуту своїх товарів і послуг під його ж товарним знаком чи знаком обслуговування;
3)ліцензійна або ланцюговоподібна франчиза, за якою франчизіар надає право на використання цінного товарного знака тим підприємцям, які погоджуються утримувати свої точки роздрібного продажу відповідно до вказівок франчизіара.
Система ресторанів «Мак-Дональдс» належить саме до третього виду франчизи. Ця франчиза є «орендою імені». Франчизіат сплачує франчизіарові обумовлену суму саме за використання гудвілу, що його символізує товарний знак (знак обслуговування чи фірмове найменування).
На Заході вже давно опрацьовується питання про те, наскільки франчиза обмежує франчизіата у здійсненні ним підприємницької діяльності за власним розсудом. Є багато аргументів, котрі можна навести як для підтримки думки про нешкідливість франчизи в економічній конкуренції, так і для спростування такої думки. Західноєвропейські фахівці зазначають, що франчизні угоди поліпшують дистриб’юторство товарів, оскільки надають змогу створювати однотипну дистриб’юторську мережу. Франчизні угоди дозволяють незалежним торгівцям швидше й успішніше досягати успіху, спираючись на допомогу франчизіара та його досвід. Отож невеликі незалежні торгівці можуть ефективніше конкурувати з великими дистриб’ю- торськими підприємствами.
Франчизні угоди вигідні й кінцевим споживачам, тому що дають змогу суміщати переваги одноманітної дис-триб’юторської мережі з особистою заінтересованістю роздрібного продавця у своїй ефективній діяльності. Тісна взаємодія франчизіара та франчизіата сприяє підтриманню постійної якості товарів і послуг, що реалізуються.
У США франчизні угоди почали укладати понад сто років тому. Але значного поширення вони набули після Другої світової війни. Саме завдяки франчизі відбулася трансформація поглядів на товарний
114
§3. Франчиза
знак — його стали розглядати не з точки зору «теорії джерела», а з точки зору «теорії якості».
Доцільність франчизи, як у Західній Європі, так і в Сполучених Штатах, вбачають у тому, що франчизіат і франчизіар разом можуть здійснити більше, ніж кожен із них поодинці. Франчизні угоди можна розглядати як зниження бар’єрів для входження на ринок нових суб’єктів господарювання. Давно відомо, що чим динамічніша економіка, чим більше в ній економічної конкуренції, тим це краще як для економічного поступу суспільства в цілому, так і для конкретного споживача зокрема.
Слід підкреслити, що далеко не кожного дистриб’ютора можна розглядати як франчизіата. Дистриб’ютор може бути найманим працівником компанії, консигнатором (тобто особою, якій товари відвантажуються для продажу). Франчизіат же — така особа, яка в рамках франчизної угоди здійснює і власні інвестиції в спільну діяльність. Отже, франчизіат має обов’язково бути підприємцем.
У США значна частка франчизних угод укладається на термін, що перевищує 20 років. Термін тривалості угод розглядається як свідчення про серйозність намірів сторін. Його можна розглядати і як індикатор того, чи є угода звичайним контрактом, або чи є вона справді франчизною угодою. Є дані про те, що франчизні угоди в 90 відсотках випадків поновлюються. Це досить високий показник.
Ініціаторами дострокового припинення франчизних угод, а також відмови від їх продовження, виступають переважно франчизіати.
Далі поведемо мову про те, як у Європейському Співтоваристві суміщають франчизу з економічною конкуренцією. Ще 30 листопада 1988 р. було прийнято «Правило Комісії Європейського Співтовариства № 4078/88 про застосування статті 85 Римського договору до категорій франчизних угод». Воно є комплексом прав, зобов’я- зань і заборон, спрямованих на такий розвиток франчизної діяльності, який би не порушував антимонопольного законодавства й законодавства проти недобросовісної конкуренції.
Франчизіар має право брати зобов’язання на території «Спільного ринку»:
•не надавати права третім особам на використання франчизи в цілому чи її частини;
•не використовувати самому франчизу й не опікуватися маркетингом товарів і послуг, що становлять предмет франчизи;
115
Лекція VІ
• не постачати франчизні товари третім особам.
У свою чергу франчизіат має право брати зобов’язання:
•не укладати субфранчизні угоди з третіми особами по за межами його контрактної території;
•використовувати франчизу лише в обумовлених приміщеннях;
•утримуватися за межами контрактної території від пошуків споживачів товарів і послуг, що становлять предмет франчизи;
•не виробляти, не продавати й не використовувати під час на-
дання послуг товари, які конкурують з товарами франчизіата і становлять предмет франчизи (якщо ж предметом франчизи є продаж або використання під час надання послуг певних типів товарів і запасних частин і пристосувань до них, то зобов’язання не може стосуватися цих запасних частин і пристосувань).
Сторони франчизної угоди мають право:
•продавати або використовувати під час надання послуг лише товари, що відповідають якісним характеристикам, встановленим франчизіаром;
•продавати чи використовувати під час надання послуг товари, які виробляються лише франчизіаром або третіми особами, вказаними ним;
•прямо або опосередковано не здійснювати схожу підприємницьку діяльність на території, де вона конкуруватиме з діяльністю члена франчизної мережі (в тому числі франчизіара); на франчизіата таке зобов’язання може поширюватися й після закінчення терміну угоди протягом резонного періоду, що не перевищує одного року, на тій території, де він використовував франчизу;
•не мати фінансової заінтересованості в капіталі підприємстваконкурента, яка б могла надати франчизіатові можливість впливу на економічну поведінку такого підприємства;
•продавати товари, що становлять предмет франчизи, лише кінцевим споживачам, іншим франчизіатам і перепродавцям у межах інших дистриб’юторських каналів;
•пропонувати до продажу мінімальний набір товарів, підтримувати мінімальний обіг, завчасно планувати свої замовлення, тримати мінімальні товарні запаси, надавати споживачам послуги й гарантійне обслуговування;
116
§3. Франчиза
•сплачувати франчизіарові за рекламу певну частку своїх доходів; франчизіатові дозволяється реклама, схвалена франчизі-
аром.
Франчизіат має право брати на себе такі зобов’язання:
•не розкривати третім особам ноу-хау, надані франчизіаром (таке зобов’язання може поширюватися на франчизіата й після закінчення терміну чинності угоди);
•передавати франчизіарові та іншим франчизіатам досвід, накопичений за час використання франчизи;
•інформувати франчизіара про порушення його прав з інтелектуальної власності, а також застосовувати дії, передбачені законодавством щодо порушників, і сприяти йому в боротьбі з порушеннями;
•не використовувати секрети виробництва, надані франчизіаром з іншою, ніж використання франчизи, метою (це зобов’язання може діяти й після закінчення терміну угоди);
•відвідувати навчальні курси, організовані франчизіаром;
•застосовувати комерційні методи, створені франчизіаром і використовувати права на інтелектуальну власність, надану франчизіаром;
•дотримуватися стандартів франчизіара стосовно обладнання та представництва ділових приміщень і транспортних засобів;
•дозволяти франчизіарові здійснювати перевірки ділових приміщень і транспортних засобів (у тому числі ре алізованих товарів і послуг) та системи обліку франчизіата;
•не змінювати без згоди франчизіара місця розташування ділових приміщень;
•не передавати без згоди франчизіара прав і зобов’язань з франчизної угоди.
Зазначені вище дії вважаються законними за таких умов:
•франчизіат може вільно отримувати товари, що становлять предмет франчизи, від інших франчизіатів та уповноважених дистриб’юторів;
•франчизіар зобов’язує франчизіата дотримуватися гарантії стосовно своїх товарів; таке зобов’язання застосовується й щодо таких же товарів, що постачаються будь-яким членом франчизної мережі або іншими дистриб’юторами, які надають подібну гарантію;
117
Лекція VІ
•франчизіат вказує свій статус як самостійне підприємство, але це не повинно порушувати загальну ідентичність франчизної мережі, що випливає, зокрема, із загальної назви чи крамничного знака й загального зовнішнього вигляду контрактних при-
міщень і транспортних засобів.
Фірми, які випускають товари й надають послуги, що є ідентичними або розглядаються споживачами як схожі з точки зору їхніх ознак, цін, сфери використання, не мають права укладати франчизні угоди щодо таких товарів і послуг. Франчизіат не має права забороняти одержувати з інших джерел товари, якість яких є еквівалентною якості товарів, що пропонуються франчизіаром.
Франчизіатові не заборонено подальше використання секретів виробництва, наданих франчизіаром, за умови, що вони стали загальнодоступними не з огляду порушення франчизіатом відповідних зобов’язань. Забороняється франчизіарові прямо чи опосередковано диктувати франчизіатові ціни на товари й послуги, що становлять предмет франчизи. Франчизіар не може забороняти франчизіатові оспорювати дійсність охоронних документів на об’єкти промислової власності. Франчизіатові не заборонено постачати товари й послуги кінцевим споживачам за місцем їх проживання в межах «Спільного ринку».
В Україні франчиза — все ще терра інкогніто. Щоправда, термін вже почав офіційно вживатися. Зокрема, в Законі України «Про страхування», прийнятому Верховною Радою України 17 березня 1996 р. У ньому зазначається, що франчиза — частина збитків, яка не відшкодовується страхівником відповідно до договору страхування. Як бачимо, поняття не стосується товарних знаків. У Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» від 25 грудня 1993 р. поняття «франчиза» відсутнє. Хоча це явище почало поширюватися і в Україні, але без достатньої теоретичної і практичної підготовки суспільства до його появи. Зрозуміло, що за таких обставин воно приречене на хаотичний розвиток.
118
§4. Ліцензування фірмових найменувань і сертифікаційних марок
§4. Ліцензування фірмових найменувань
ісертифікаційних марок
Узарубіжній літературі, присвяченій проблемам використання комерційних символів, інколи можна натрапити на згадку про поступку й надання ліцензій на використання торговельних назв (фірмових найменувань).
Поняття «торговельна назва» (trade name) є:
—найменуванням, яке застосовується до чогось у діловій діяльності (trade);
—найменуванням, що надається продукту;
—найменуванням, під яким ведеться ділова діяльність. Проблеми, пов’язані з використанням торговельних назв, дуже
подібні до відповідних проблем товарних знаків. Про це свідчить хоч би та обставина, що і для товарних знаків, і для торговельних назв американські фахівці пропонують однакову форму договору про надання ліцензій1.
Використанню сертифікаційних марок властива певна специфіка. Власник сертифікаційної марки не має права застосовувати її для сертифікації своїх продуктів. Отже, сертифікаційною маркою неодмінно слід сертифікувати чужі вироби. Зрозуміло, що така сертифікація здійснюється по-різному. По-перше, виробники можуть привозити свої вироби для сертифікації до відповідної сертифікаційної фірми. По-друге, сертифікаційна фірма може надсилати своїх штатних працівників до інших фірм для сертифікації на місці продукції, яку вони виробляють. По-третє, сертифікаційна фірма має право надавати можливість іншим фірмам власноручно сертифікувати свою продукцію її сертифікаційною маркою, залишаючи за собою право контролю за дотриманням вимог сертифікації. Очевидно, що можлива комбінація зазначених вище методів.
Сертифікаційна марка — це теж один з видів неосяжної власності. Зрозуміло, що заново придуманий символ новоствореної сертифікаційної фірми не має гудвілу. Останній заробляється копіткою й довготривалою діяльністю. Продаючи сертифікаційну фірму, її власник
1 Ginsburg J. et al. Trademarks and Unfair Competition Law. Charlottesville, 1991. P. 265–269.
119
Лекція VI
продає й зароблений нею гудвіл. Символом гудвілу є сертифікаційна марка.
Якщо ж сертифікаційна фірма надає іншим фірмам право використовувати свою марку, то такий крок цілком вписується в поняття «ліцензія». Власність на сертифікаційну марку, як кажуть, рук не змінює. Інша особа цією власністю користується тимчасово, до того ж часто не на виняткових засадах, тобто паралельно сертифікаційною маркою користуються й інші підприємці для сертифікації своєї продукції.
У законодавстві України є згадка про сертифікаційні знаки. Але, на жаль, вони не інтегровані у сферу товарних знаків, а поставлені поза нею. Поки що в Україні сертифікаційна марка є майже монопольним символом державної стандартизації. Вважаємо, що згодом в Україні встановиться виважена пропорція між державною стандартизацією і приватною сертифікацією; стовідсоткова державна стандартизація — не що інше, як рецидив командно-адміністративної економіки, яка в історичному аспекті виявилася неперспективною. В Україні також з’являються сертифікаційні фірми, тому досвід діяльності подібних фірм у країнах розвиненої ринкової економіки необхідно вивчати, аналізувати й бути готовими до його застосування на практиці в нашій державі.
120