7.7. Патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах.

Будь-яка особа має право запатентувати винахід (корисну модель) в іноземній державі за умови попереднього представлення заявки на винахід (корисну модель) до патентного відомства України,а від патентного відомства не надійшло впродовж трьох місяців від дати представлення вказаної заявки повідомлення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

За клопотанням заявника йому висилається повідомлення відносно можливості патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах не раніше вказаного строку. За подання клопотання платиться збір.

Винаходи патентуються в іноземних держава з метою:

• захисту промислового експорту в державах, де передбачається його здійснення. Мається на увазі експорт промислової продукції: машин, пристроїв, оснащення, матеріалів (речовина), продукції побутового призначення тощо;

• захисту так званих комплексних поставок, тобто об’єктів капітального будівництва, які споруджуються за кордоном за технічної допомоги України;

• забезпечення патентного захисту національних науково-технічних досягнень в іноземних країнах, на території яких винахід буде використовуватися на підставі ліцензійної угоди;

• забезпечення міжнародного науково-технічного співробітництва, включаючи створення загальних з іноземними фірмами підприємств тощо.

Які дії необхідно здійснити для того, щоб запатентувати винахід в іноземній державі?

1. В першу чергу необхідно визначити доцільність патентування винаходу в іноземних країнах.

2. Водночас потрібно визначити, в яких саме країнах ви зможете одержати патент.

3. Після цього вибирається найбільш оптимальний шлях до мети: визначити процедуру патентування.

У відповідності до обраної процедури необхідно здійснити дії відносно:

- підготовки та представлення заявок на видачу патентів у відповідні патентні відомства;

- сплати зборів за дії, пов’язані з діловодством заявок та одержання патентів, а також оплати послуг патентних повірених;

- листування з адміністративними та судовими установами при виникненні спорів.

Доцільність патентування винаходів в іноземних державах залежить від рівня та направленості технічного розвитку в тій чи іншій сфері промисловості певної держави.

Рішення відносно одержання правової охорони винаходу в іноземних державах повинно прийматися за результатами оцінки перспектив його комерційної реалізації нарізно в кожній державі.

Всі витрати, пов’язані з патентуванням винаходу в іноземних державах, несе заявник або, за згодою з ним, інша зацікавлена особа.

Слід пам’ятати, що здійснення листування з патентним відомством, зв’язаним з одержанням патенту, необхідно дотримуватися регламентованих строків відносно діловодства заявок та правильності сплати митного збору, розміри якого друкуються в офіційних патентних бюлетенях Європейського патентного відомства, а також в інших офіційних бюлетенях.

Визначаючи процедуру патентування, необхідно враховувати розмір валютних витрат, які включають розміри офіційного митного збору та гонорарів патентних повірених.

До відома, вартість патентування одного винаходу в одній державі з використанням традиційної процедури від представлення заявки до одержання патенту сягає 3-8 тис. доларів США з урахуванням оплати послуг патентного повіреного.

Чи можливо подати заявку на патентування винаходу в іноземних державах?

Згідно до Закону заявник, подаючи заявку на винахід в патентне відомство, повідомляє про свій намір здійснити патентування винаходу в іноземних державах. Для цього до Управління правом та патентної політики патентного відомства надсилається заявка, до якої додаються:

• матеріали заявки на винахід в повному обсязі;

• документ, який засвідчує подання заявки до патентного відомства України ( розписка про прийняття заявки до патентного відомства, розписку про прийняття заявки для прийняття рішення про встановлення дати пріоритету заявки);

• експертний висновок про можливість опублікування матеріалів відносно винаходу в пресі та інших засобах масової інформації у відповідності з «Положенням про порядок підготовки матеріалів, призначених до відкритого опублікування». Затвердженого постановою КМ У від 21.07.19992 р.;

• документ, який засвідчує повноваження довіреної особи або правонаступництво.

Розгляд заявки здійснюється відповідно «Інструкції про розгляд заявки про намір здійснення патентування винаходу (корисної моделі) в іноземних державах» від 01.06.1995 р.

Якщо впродовж трьох місяців від дати надходження такого повідомлення до патентного відомства заявнику не буде надіслане рішення про заборону патентування винаходу в іноземних державах, він має право подати заявку на одержання патенту на винахід у відповідний орган іноземної держави.

Як визначити державу для патентування?

Патентування винаходів необхідне в країнах, де доволі розвинута відповідна сфера промисловості, і ведуться в цьому напрямку наукові дослідження. Якщо власник хоче завоювати монополію на ринку, він може запатентувати свій винахід в країнах конкурентах, де розміщені їх підприємства, а саме:

• в державах, де планується організувати виробництво даної продукції;

• в державах, де находяться основні ринки збуту та передбачається продаж ліцензій.

Винахід можна патентувати в державах, які мають потенційні можливості для розвитку даного виробництва, зокрема, в державах, які розвиваються.

Важливим фактором при рішенні питання відносно патентування в тій чи іншій державі є підписані договори про довгострокове науково-технічне співробітництво, стійкий експорт продукції в якій використовується винахід.

Необхідно звернути увагу на наявність в державі, де планується здійснення патентування, умови для організації нового виробництва: географічне положення держави, джерела сировини та транспортні засоби, кадри достатньої кваліфікації та ін..

Патентування винаходу з метою захисту експорту бажано супроводжувати реєстрацією за кордоном знаку для товарів та послуг, яка підвищує попит на продукцію та її вартість.

Треба пам’ятати, що здійснити патентування неможливо, якщо в державі не існує патентної системи.

Як вибрати процедуру патентування?

Заявник обирає процедуру патентування сам або за допомогою патентних повірених, які за його дорученням виконують роботу, пов’язану з патентуванням.

Вибір процедури патентування проводять з урахуванням того, чи приймає держава, у якій планується здійснити патентування, участь у міжнародних або регіональних договорах з охорони промислової власності, а також особливостей його патентного законодавства.

Якщо треба запатентувати винахід в декількох державах, то можна скористатися так званою традиційною процедурою, тобто подати заявку безпосередньо до кожної країни патентування. Але ця процедура має цілий ряд недоліків, а саме:

• матеріали заявки, зокрема опис та формулу винаходу необхідно складати згідно закону та у відповідності з правилами, та на мові кожної країни патентування;

• необхідно оплачувати послуги патентних повірених в кожній країни патентування;

• заявка реєструється патентним відомством тільки «після оплати відповідного митного збору.

Крім традиційної процедури, патентування винаходів в іноземних державах можна здійснити і за такими процедурами:

• у відповідності до договору про патентну кооперацію (РСТ);

• у відповідності з вимогами Європейської патентної конвенції (ЄПК)

• у відповідності з Євразійською патентною конвенцією (ЄАПК).

Патентування винаходів в іноземних країнах за процедурою договору про патентну конвенцію (РСТ).

Процедура патентування винаходів у відповідності з Договором РСТ складається з двох етапів: міжнародній фази та національній фази.

Міжнародна фаза включає: представлення міжнародної заявки, проведення пошуку, міжнародної публікації та міжнародної попередню експертизу ( остання не є обов’язковою та проводиться за бажанням заявника).

Національна фаза – це процедура розгляду міжнародних заявок в патентних відомствах тих країн, які були вказані та відібрані з урахуванням міжнародного пошуку та міжнародної попередньої експертизи.

Міжнародна заявка складається у відповідності з вимогами, передбаченими Договором РСТ та Інструкції до неї. Вона повинна містити: заявку, опис винаходу, один чи декілька пунктів формули, креслення (за необхідністю) та реферат. Заявники України можуть складати заявку на російській або англійській мові. Це залежить від вибору заявником міжнародного пошукового органу, яким являється Федеральний інститут промислової власності (Росія) або ЄПВ. Подається заявка в патентне відомство. Українські заявники подають заявки до Укрпатенту (відділ міжнародних заявок на винаходи).

Пріоритет міжнародної заявки встановлюється за датою подання міжнародної або по даті подання попередньої заявки.

Подання міжнародної заявки супроводжується сплатою митного збору на користь Міжнародного бюро МОІВ (міжнародний митний збір), міжнародного пошукового органу (митний збір за пошук) та патентного відомства ( митний збір за пересилку).

Патентування винаходу за процедурою РСТ має ряд переваг:

• заявка подається українським заявником в патентне відомство однією мовою ( на цьому етапі не треба перекладати заявку на мову вказаної держави);

• за результатами міжнародного пошуку можна вирішити питання відносно доцільності подальшого патентування винаходу в певних державах-учасницях, і тальки після одержання позитивного результату пошуку подавати заявки з їх перекладом в національні патентні відомства (національна фаза).

Недолік цієї процедури складається у порівняно високі собівартості, тому патентувати за процедурою РСТ доцільно лише тоді, коли патенти необхідно одержати не менш, чим у чотирьох - п’яти державах. За цих умов загальна вартість патентування буде меншою, ніж подання заявки до кожній окремій країни за традиційною процедурою.

На 1 травня 1998 р. учасниками Договору РСТ було 96 країн. Україна також є учасницею Договору РСТ і в міжнародних заявках може бути як заявленою та обраною державною.

Патентування – це доволі складний процес, який потребує високою кваліфікації, оскільки в кожній державні існує свій порядок та правила складання і подання заявки на винахід. Допомога патентного повіреного необхідна заявнику, так як він досконало знає діючі закони та права своєї держави або регіону.

Списки патентних повірених можна одержати у кожному патентному відомстві. Патентні повірені України допоможуть зв’язатися з патентним повіреним відповідної держави.

Чи надає патентне відомство фінансову допомогу заявникам?

Патентне відомство не надає фінансову та будь-якої іншої допомоги, оскільки це суперечить її ролі як державного виконавчого органу, який забезпечує реалізацію державної політики в області правової охорони об’єктів промислової власності. Спеціалісти патентного відомства надають консультації лише із загальних положень нормативно-законодавчої бази у сфері промислової власності.