2. Правовой режим ноу-хау и правовые основы его приобретения

По смыслу п. 1 ст. 139 ГК закон пресекает посягательства на имущественные и личные интересы обладателя ноу-хау со стороны третьих лиц при наличии, как минимум, четырех условий: - техническая, финансовая или иная информация представляет реальную или гипотетическую коммерческую ценность; - эта информация не известна третьим лицам, т.е. является конфиденциальной; - к ней у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании; - обладатель информации принимает необходимые меры по охране ее конфиденциальности. Иными словами, ноу-хау как правовая категория существует, а законные интересы его обладателя защищаются до тех пор, пока сохраняются все эти условия. Пункт 2 ст. 139 ГК говорит о "защите" информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, способами, предусмотренными ГК и другими законами. Эта формулировка порождает противоречивые взгляды на правовое регулирование отношений, связанных с ноу-хау. Говорят об охране ноу-хау, о праве на ноу-хау, об исключительных и неисключительных лицензиях на ноу-хау *(535). Не всегда одинаково трактуется и содержание ноу-хау. Порой к ноу-хау относят только технические достижения. Другие авторы понимают ноу-хау как любую информацию как технического, так и нетехнического характера (организационного, финансового, коммерческого, правового и иного). Между тем, в отличие от охраняемого патентом изобретения, на ноу-хау не существует исключительного права, а есть лишь фактическая монополия. Ноу-хау - это неохраняемая конфиденциальная научно-техническая, коммерческая, финансовая и иная информация, обладающая коммерческой ценностью, а также различные производственные навыки и опыт их применения. Ноу-хау, в отличие от запатентованного изобретения, нельзя использовать, не получив его от разработчика (создателя) или иного его обладателя, например от лица, получившего какое-то ноу-хау от разработчика по договору о передаче ноу-хау с правом его дальнейшей передачи третьим лицам. Разработчик ноу-хау имеет только право на его неразглашение незаконными методами, т.е. помимо его воли. А это, разумеется, совсем другое, нежели исключительное право на использование результата интеллектуальной деятельности, защищаемое от всех третьих лиц и передаваемое на договорной или иной легальной основе. Таким образом, концепция правового режима ноу-хау заключается не в его охране, а в правовом обеспечении средствами различных отраслей права имущественных интересов обладателя (разработчика, приобретателя) ноу-хау*(536). Авторы, стоящие на позиции правовой охраны ноу-хау, нередко, по существу, сами себя опровергают, подтверждая, что ноу-хау не является объектом исключительного права: любое физическое или юридическое лицо признается правомочным обладателем ноу-хау, если самостоятельно, своими силами и средствами его разработало либо добросовестно приобрело у другого владельца. Не случайно и в зарубежных странах, и в России отсутствует специальное законодательство об охране ноу-хау, подобное тому, которое есть в отношении изобретений, промышленных образцов и ряда других объектов промышленной собственности. Так называемая защита ноу-хау (по терминологии ст. 139 ГК) фактически сводится к обеспечению на основе норм гражданского, трудового и даже уголовного права имущественных интересов обладателя ноу-хау. Речь идет, в частности, о законодательстве, направленном на борьбу с недобросовестной конкуренцией, о законодательстве по договорному или деликтному праву. Именно об этом законодательстве нередко и пишут авторы, когда анализируют так называемую охрану ноу-хау. В данном законодательстве предусматривается имущественная и иная ответственность: за незаконные действия по приобретению промышленной и коммерческой информации, например за кражу документов, подкуп служащих и т.п.; за нарушение работниками правил внутреннего трудового распорядка фирм и норм, устанавливающих ответственность рабочих и служащих за разглашение сведений, способных составить тайну нанимателя. Имеется в виду тайна, относящаяся к разработанным в фирме техническим решениям, коммерческим сведениям и секретам производства в буквальном смысле слова. Поэтому смысл правового обеспечения имущественных интересов обладателя ноу-хау состоит не в создании специальной охраны ноу-хау, а в разработке эффективных правовых средств недопущения или пресечения посягательств на имущественные интересы фактического обладателя ноу-хау в виде его недозволенного заимствования либо использования в нарушение условий договора о передаче ноу-хау либо иного гражданско-правового договора. Иначе говоря, под правовым обеспечением имущественных интересов обладателя ноу-хау следует понимать комплекс правовых средств, способствующих ограждению имущественной сферы фактического обладателя ноу-хау от третьих лиц, включая контрагента по договору. В настоящее время в число указанных правовых средств входят: - уголовно-правовые санкции за промышленный шпионаж; - имущественная (гражданско-правовая) ответственность в форме возмещения убытков; - санкции, применяемые по законодательству о недобросовестной конкуренции (преимущественно также в виде возмещения убытков); - ответственность работников по трудовому законодательству. Одним из эффективных частноправовых средств служит договор о передаче ноу-хау, приводящий в движение весь механизм обязательственно-правовой защиты имущественных интересов обоих участников договора, и прежде всего обладателя ноу-хау. Главной правовой предпосылкой этого договора служит фактическая монополия на ноу-хау его разработчика. По аналогии с авторскими договорами и патентными лицензиями ноу-хау может передаваться по договору на исключительных и неисключительных условиях.\\\\\\\\\\

Правообладатель Ноу-хау может выбрать один из двух методов защиты — патент или коммерческую тайну. Цель у патента и коммерческой тайны одинаковая — не допустить использования инновации конкурентами и получить выгоду от монопольного использования. Но методы защиты принципиально отличаются друг от друга.

Патентование подразумевает раскрытие сведений и дальнейшую (предоплаченную авторами) защиту со стороны закона, в том числе право запрещать иным лицам использовать такое же решение без согласия держателя патента под угрозой судебного преследования.

Коммерческая тайна подразумевает защиту при помощи тайны. Сведения никому не раскрываются, но в случае разглашения или независимого открытия иным лицом запретить использование такого способа (технического решения) уже невозможно. Права на Ноу-хау действуют до тех пор пока сохраняется конфиденциальность.

Иногда для защиты монопольных прав на технологию используются оба метода: патентом защищают самые общие технологические параметры (так называемый «зонтичный патент»), а остальные тонкости производства хранят в режиме коммерческой тайны

Право на секрет производства (ноу-хау).

Статья 1465. Секрет производства (ноу-хау)

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Статья 1466. Исключительное право на секрет производства

1. Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом.

2. Лицо, ставшее добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства.

Статья 1467. Действие исключительного права на секрет производства

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей.

Статья 1468. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства

1. По договору об отчуждении исключительного права на секрет производства одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права на этот секрет производства.

2. При отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Статья 1469. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства

1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

2. Лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. В случае, когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в этом договоре, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок.

3. При предоставлении права использования секрета производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора.

Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Статья 1470. Служебный секрет производства

1. Исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебный секрет производства), принадлежит работодателю.

2. Гражданин, которому в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет производства, обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения действия исключительного права на секрет производства.

Статья 1471. Секрет производства, полученный при выполнении работ по договору

В случае, когда секрет производства получен при выполнении договора подряда, договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ либо по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если соответствующим договором (государственным или муниципальным контрактом) не предусмотрено иное.

В случае, когда секрет производства получен при выполнении работ по договору, заключаемому главным распорядителем или распорядителем бюджетных средств с федеральными государственными учреждениями, исключительное право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором не установлено, что это право принадлежит Российской Федерации.

Статья 1472. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства

1. Нарушитель исключительного права на секрет производства, в том числе лицо, которое неправомерно получило сведения, составляющие секрет производства, и разгласило или использовало эти сведения, а также лицо, обязанное сохранять конфиденциальность секрета производства в соответствии спунктом 2 статьи 1468, пунктом 3 статьи 1469 или пунктом 2 статьи 1470 настоящего Кодекса, обязано возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на секрет производства, если иная ответственность не предусмотрена законом или договором с этим лицом.

2. Лицо, которое использовало секрет производства и не знало и не должно было знать о том, что его использование незаконно, в том числе в связи с тем, что оно получило доступ к секрету производства случайно или по ошибке, не несет ответственность в соответствии с пунктом 1 настоящей стать

суд практика Истцом не представлены доказательства того, что производство огнеупорного материала была размещено именно в возвращенных арендодателю помещениях, новый договор аренды, путевые листы, а также наличие причинной связи между действиями ответчика и убытками.

Убытки, связанные с получением прибыли в  результате изготовления и продажи 10т не подтверждены, поскольку не доказан факт производства ответчиком огнеупорного материала в том составе и тем способом, которые составляют секрет производства.

В соответствии с пунктом 7.1 лицензионного договора за предоставленные права, предусмотренные настоящим договором, и за техническую документацию, указанную в приложении №1, лицензиат уплачивает лицензиару единовременное вознаграждение в рублях в размере 500 000 руб., которое уплачивается в течение 2 лет с даты начала производства.

Платежным поручением №479 от 23.11.09г. общество с ограниченной ответственностью «Рантал» перечислило Зарочинцеву А.В. 435 000 руб. лицензионного вознаграждения.

Основания для взыскания указанной суммы с ответчика отсутствуют, поскольку она правомерно уплачена истцом за предоставленные права и техническую документацию.

При таких обстоятельствах в удовлетворении иска следует отказать.

В Гражданского кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) для каждого объекта прав интеллектуальной собственности определен конкретный порядок признания его охраноспособности со стороны государства, механизм защиты, территория и срок его правовой охраны.

В современных условиях, когда мало новых технологий патентуется, еще меньшее их количество включается в легальный оборот, очевидно, что ключевой участок формирующегося рынка в этой области связан с промышленными секретами (ноу-хау).

Одной из главных особенностей ноу-хау является то, что правообладателю не потребуется выполнять каких-либо формальностей: обращение в государственные органы, получение документов об охраноспособности, регистрация[1]. Если обратиться к нормативно-правовому законодательству в области гражданского права, то мы увидим, что статья 1465 ГК РФ определяет, что для установления режима гражданско-правовой охраны ноу-хау достаточно, лишь соблюсти условия, предусмотренные этой статьей[2].

Принятое законодателем решение исключить из текста уточняющую норму о нерегистрации права на ноу-хау, по-видимому, обусловлено необходимостью гармонизировать нормы ГК РФ с международным правом. Принятый странами СНГ Модельный закон о реализации прав государства на объекты интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий от 2002 г. предусматривает возможность государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых в режиме коммерческой тайны[3].

Положения рассмотренного Модельного закона вполне согласуются со ст. 1232 ГК РФ, которая допускает в случаях, предусмотренных ГК РФ, государственную регистрацию результата интеллектуальной деятельности по желанию его правообладателя. Однако, если учесть, что для применения указанного Модельного закона еще требуется принять ряд внутренних актов, то механизм регистрации права на секрет производства должен заработать еще нескоро[4].

Целесообразно выделить основные моменты гражданско-правовой охраны права на ноу-хау:

а) о намерении правообладателя получить охрану права на созданный объект будут свидетельствовать принятые им меры по сохранению информации в секрете (ограничение доступа третьих лиц, введение режима коммерческой тайны);

б) право на полученный результат закрепляется за тем, чей интеллектуальный и материальный ресурс был использован при его создании (если ноу-хау создано работником, то правообладателем будет являться его работодатель; если получен при выполнении работ по гражданско-правового договору, то соответственно – исполнитель);

в) охрана права начинается непосредственно с момента создания секрета производства.

Другим неоспоримым преимуществом ноу-хау является срок его охраны. Он законодательством никак не ограничен и напрямую связан с соблюдением условия о конфиденциальности информации, составляющей содержание ноу-хау. С момента утраты конфиденциальности таких сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (ст. 1467 ГК РФ). При этом не имеет значения, какие основания привели к разглашению информации: законные (решение правообладателя рассекретить информацию) или незаконные (противоправные действия третьих лиц)[5]. Наряду с этим нам так же думается, что остальные критерии охраноспособности ноу-хау не должны нарушаться, т.е. информация по-прежнему должна сохранять коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам и к ней не должно быть свободного доступа на законном основании. Следовательно, право на ноу-хау при соблюдении всех условий охраноспособности будет охраняться бессрочно.

А что же происходит с исключительным правом на ноу-хау после утраты информацией ее конфиденциальности? Что касается права на объекты авторского права и смежных прав, патентного права, селекционного достижения, топологии, то по истечении срока его действия результаты интеллектуальной деятельности переходят в общественное достояние[6]. Как можно заметить, в ст. 1467 ГК РФ законодатель ничего не говорит о переходе ноу-хау в общественное достояние[7]. Тем не менее, представляется разумным, что после потери «статуса» ноу-хау такая информация сохранит за собой часть «полезных» свойств и любое заинтересованное лицо сможет ее использовать без чьего-либо согласия на безвозмездной основе в течение неограниченного срока[8].

Имеет определенную сторону также механизм гражданско-правовой охраны секрета производства по сравнению с охранными режимами иных результатов интеллектуальной деятельности. Суть защиты ноу-хау сводится к установлению режима конфиденциальности (коммерческой тайны)[9] в отношении охраняемых сведений в соответствии с Федеральным законом РФ «О коммерческой тайне»[10]. Для секрета производства разглашение конфиденциальной информации является недопустимым; правообладатель обязан предпринимать меры по ее сохранению в секрете. Поэтому недостатком ноу-хау следует признать потенциальный риск того, что кто-то из работников или из контрагентов может нарушить условия конфиденциальности, установленные трудовым договором, лицензионным договором, и раскрыть секрет производства третьим лицам[11].

Проведенный анализ норм законодательства позволяет сделать следующие выводы:

1) для установления режима гражданско-правовой охраны секрета производства не требуется признания его охраноспособности со стороны государства, достаточно лишь одного факта его создания. Обладателю исключительного права на ноу-хау необходимо выполнить все условия, предусмотренные в ст. 1465 ГК РФ. В будущем, по-видимому, предполагается осуществлять государственную регистрацию права на ноу-хау на добровольной и обязательной основе;

2) сущность механизма правовой охраны секрета производства заключается в сохранении информации, составляющей его содержание, в конфиденциальности. Его недостатком является потенциальный риск разглашения информации, охраняемой в режиме коммерческой тайны;

3) срок охраны права на секрет производства при соблюдении установленных условий охраноспособности ноу-хау может носить бессрочный характер. При этом должны соблюдаться все критерии охраноспособности ноу-хау, которые указаны в ст. 1465 ГК РФ, а не только одно условие о сохранении информации в конфиденциальности.

 Использование без разрешения владельца товарного знака в публикациях в средствах массовой информации, в информации рекламного характера, в предложениях к продаже и в сети Интернет сходного с этим товарным знаком обозначения в отношении товаров, входящих в область охраны товарного знака, могущее вызвать смешение разных субъектов предпринимательской деятельности, является нарушением исключительного права на товарный знак и подлежит запрету.

Использование товарного знака с согласия обладателя исключительного права на этот знак, полученное до регистрации самого товарного знака, не является нарушением исключительного права правообладателя.

Использование в рекламе услуг принадлежащего рекламодателю телефонного номера, частично воспроизводящего числовой фрагмент товарного знака, индивидуализирующего такие же услуги, не затрагивает исключительное право правообладателя на использование этого знака.

Использование организацией в фирменном наименовании словосочетания, состоящего из общеупотребляемых слов, лишенных признаков оригинальности, но в то же время являющихся фрагментами словесного элемента товарного знака, зарегистрированного другим лицом, при наличии графических и фонетических различий, ощутимых при написании и произнесении фирменного наименования и словесного элемента торгового знака, не является нарушением исключительных прав на указанный товарный знак.