Обязательства по использонию изобретений

Лекция

Обязательства по использованию изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

Развитие рынка интеллектуальной продукции и вовлечение в гражданский оборот результатов технического, художественно-конструкторского творчества является сегодня одной из важнейших задач, стоящих перед экономикой России.

Поэтому неслучайно со стороны государства проявляется повышенное внимание к проблемам действенного использования объектов интеллектуальной собственности и, в частности, в направлении поиска путей эффективного вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственную сферу. Решение указанной проблемы возведено сегодня, хотя и формально, в ранг государственной политики.

Патентный закон РФ предусматривает две разновидности договоров, опосредствующих передачу права на использование охраняемого результата. Это договор о передаче исключительного права (уступке патента) и лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца (п.5 ст.10, п.1 ст.13 Патентного закона РФ).

Договор об уступке патента

Распоряжение исключительными имущественными правами, вытекающими из обладания патентом, может осуществляться по воле патентообладателя установленными законом способами и опосредствоваться различными правовыми формами. Одной из таких правовых форм является договор об уступке патента.

Согласно п. 5 ст. 10 патентообладатель может передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент) любому физическому или юридическому лицу.

Уступка патента осуществляется в рамках юридической модели договора купли-продажи, но с учетом характера предмета сделки. Поэтому правило п. 4 ст. 454 ГК РФ, согласно которому к продаже имущественных прав применяются правила об общих положениях купли-продажи, если иное не вытекает из характера этих прав, должно использоваться с известными оговорками. При уступке патента могут применяться и иные договорные модели, в частности мены и дарения.

Сам термин «уступка патента», применяемый законодателем в одном ряду с термином «передача исключительного права», достаточно условен, поскольку имеет место по существу замена одного патентообладателя на другого.

Таким образом, по договору об уступке патента патентообладатель обязуется передать приобретателю в полном объеме исключительное имущественное право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца, удостоверенное патентом, на весь срок действия последнего, а приобретатель принимает на себя права и обязанности патентообладателя.

Договор об уступке патента считается по общему правилу (п. 1 ст. 432) заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем существенным условиям. Вступление приобретателя в права патентообладателя не совпадает по времени с моментом заключения договора об уступке патента.

Договор следует считать взаимным, ибо его стороны обладают как субъективными правами, так и обязанностями.

Уступка патента может выступать в виде как возмездного, так и безвозмездного соглашения. Во всех случаях договор об уступке патента будет являться безвозмездным, если передача исключительных имущественных прав произведена по модели договора дарения.

Таким образом, факт уступки патента характеризуется переходом и прекращением принадлежащего патентообладателю имущественного права и возникновением этого права у приобретателя.

К элементам договора об уступке патента относятся его стороны, предмет, цена (для возмездных договоров), срок, форма и содержание.

Сторонами договора об уступке патента являются патентообладатель и приобретатель патента. В качестве того и другого могут выступать граждане, юридические лица, публичные образования. Возможность участия указанных субъектов в качестве сторон договора об уступке патента может быть ограничена особенностями их правового положения и, кроме того, правилами предоставления права на использование секретного изобретения (ст. 306 Патентного закона РФ). В последнем случае речь идет прежде всего о нормах Закона РФ «О государственной тайне». Так, согласно ст. 27 указанного Закона допуск предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны, осуществляется путем получения ими в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, лицензии на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности.

Предметом договора об уступке патента является удостоверенное патентом исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец. При этом объем прав, удостоверенных патентом, определяется формулой изобретения, полезной модели или перечнем существенных признаков промышленного образца.

Исходя из признака неделимости объема прав, удостоверенных патентом, их невозможно передать приобретателю в какой бы то ни было части. Поэтому последний становится обладателем всей совокупности прав имущественного характера, какими располагает его правопредшественник. Предмет договора об уступке патента является его существенным условием.

Предметом договора об уступке патента не может быть исключительное право на техническое или художественно-конструкторское решение, которое будет создано в будущем, в том числе и по заказу. В этом отношении недопустима как «запродажа» патента по аналогии с недопустимостью запродажи авторских прав на будущие произведения, так и «патентный заказ», который аналогичен авторскому заказу, легализованному законодательством об авторском праве и смежных правах.

В предмет договора об уступке патента не включаются право приоритета и право авторства, хотя и удостоверяемые патентом, но являющиеся неотчуждаемыми по своей природе.

Право на получение патента, которое может принадлежать нескольким лицам (п. 2 ст. 8 Патентного закона РФ), также не может являться предметом договора об уступке патента, поскольку самого патента, а равно удостоверенных им прав на охраняемые результаты на момент наличия права на получение еще не существует.

В предмет договора об уступке патента не включается и сам патент как юридический документ, т. е. как бумага, обладающая известной имущественной ценностью, погашаемая для прежнего патентообладателя актом регистрации договора об уступке патента.

Цена договора об уступке патента не является его существенным условием, но выступает как продукт соглашения сторон. Цена как элемент договора может устанавливаться в форме единовременной суммы или в форме текущих платежей, составляющих часть прибыли, полученной приобретателем от использования охраняемого объекта. Возможны и сочетания указанных форм.

Оценка договора может быть осуществлена двумя основными способами. Если в основание оценки стоимости предмета договора положен формально-учетный механизм, то используется учетно-бухгалтерский способ оценки. Его сущность состоит в отождествлении стоимости того либо иного объекта промышленной собственности с затратами (издержками) на его создание или приобретение. В данном случае объект оценивается по балансу с учетом амортизационных отчислений за время его использования.

Если в основание оценки положен механизм определения рыночной стоимости предмета договора, имеют место рыночные (или реализационные) способы оценки. Их сущность заключается в применении различных критериев и их значений для приблизительного установления цены спроса на соответствующий объект.

Срок договора об уступке патента не является его существенным условием. Он определяется истечением периода времени действия патента. Патент уступается по договору на оставшийся срок его действия.

Форма договора об уступке патента предопределена необходимостью его идентификации регистрирующим его органом. Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа. Согласно п. 5 ст. 10 Патентного закона РФ указанный договор подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и без такой регистрации считается недействительным.

Порядок регистрации договоров об уступке патента установлен Правилами регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания.

За регистрацию договора об уступке патента взимается пошлина в размере 600 руб. за каждый предусмотренный договором патент. За регистрацию изменений, внесенных в зарегистрированный договор об уступке патента, размер пошлины составляет 150 руб.

Ведение дел по регистрации договора или изменений, внесенных в зарегистрированный договор, осуществляется правообладателем (патентообладателем) или лицом, которому передается право по договору, самостоятельно или через представителя по доверенности. В случаях, установленных законодательством, заявление должно быть подано через патентного поверенного, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Заявление о регистрации договора об уступке патента подписывается всеми лицами, которым принадлежит патент, если их согласие об уступке патента не зафиксировано ни в каком другом представляемом документе.

Заявление о регистрации договора об уступке патента на секретное изобретение подается с соблюдением законодательства о государственной тайне.

Заявление и прилагаемые к нему документы подаются в федеральный орган по интеллектуальной собственности непосредственно или направляются почтой, а также могут представляться по факсу с последующим представлением их оригинала.

Заявление и прилагаемые к нему документы, если они содержат сведения, составляющие государственную тайну, подаются в федеральный орган по интеллектуальной собственности с использованием специальной связи и соблюдением требований законодательства о государственной тайне.

В двухмесячный срок со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов федеральный орган по интеллектуальной собственности осуществляет проверку наличия всех необходимых документов и их соответствия установленным требованиям.

Один экземпляр зарегистрированного договора или изменения, внесенного в зарегистрированный договор, хранится в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и является контрольным экземпляром. Сведения о зарегистрированном договоре об уступке патента вносятся соответственно в Государственный реестр изобретений РФ, Государственный реестр полезных моделей РФ, Государственный реестр промышленных образцов РФ. В соответствующем официальном бюллетене федерального органа по интеллектуальной собственности публикуются сведения:

— о дате и номере регистрации договора;

— об определении сторон договора;

— об объеме передаваемых прав.

Сведения о зарегистрированных договорах об уступке патента на секретное изобретение не публикуются.

Содержание договора об уступке патента. Содержание договора об уступке патента составляют права и обязанности сторон. Указанные права и обязанности носят взаимный характер и определяются общими положениями гражданского законодательства о договорах с учетом особенностей предмета договора. Патентное законодательство не устанавливает, за некоторыми исключениями, прав и обязанностей сторон в договоре об уступке патента.

Так, согласно абз. 1 п. 20 Правил регистрации договоров на патентообладателя возлагается обязанность по подаче заявления о регистрации договора об уступке патента, а соответственно и формирования пакета прилагаемых к нему документов. Другой обязанностью патентообладателя является воздержание его от действий по признанию патента недействительным полностью или частично.

Приобретатель патента вправе потребовать от патентообладателя гарантий того, что автор или патентообладатель, указанные в уступаемом патенте, являются таковыми.

К числу обязанностей приобретателя патента могут быть отнесены обязанности по уплате патентных пошлин, от уплаты которых в соответствии с п. 3 ст. 13 Патентного закона РФ был освобожден патентообладатель, являющийся автором изобретения, обязанности по выплате первому патентообладателю вознаграждения за уступку патента, обязанности по информированию первого патентообладателя о переуступке патента или о намерении отказаться от поддержания патента в силе, обязанности по выплате вознаграждения автору изобретения, в том числе служебного.

В числе прав патентообладателя, закрепленных в договоре, может быть установлено его право на расторжение договора по тем либо иным основаниям, например в случае задержки выплаты паушального платежа или занижения оговоренной ставки роялти.

Ответственность по договору об уступке патента. Ответственность за нарушение обязательств, вытекающих из договора об уступке патента, базируется на общей схеме договорной ответственности.

Лицензионный договор

Среди традиционных форм широко применяется лицензионный договор, долгое время использовавшийся в нашей стране для передачи на возмездных началах прав на различные объекты промышленной собственности за границу. С установлением патентной формы охраны продуктов технического творчества указанный вид договоров должен получить дополнительный импульс к применению и во внутреннем гражданском обороте.

В настоящее время действующее законодательство допускает применение на практике весьма широкого спектра лицензионных операций, отличающихся друг от друга различными деталями.

По характеру волеизъявления сторон лицензионные соглашения подразделяются на добровольные и принудительные (обязательные). Добровольные лицензионные соглашения (добровольные лицензии) основаны на свободном волеизъявлении сторон, которое совершается без воздействия каких-либо привходящих обстоятельств принудительного характера. Принудительные лицензии выступают в качестве одного из способов борьбы с тактикой блокировки, применяемой в рамках конкурентного противоборства отдельными патентообладателями. Так, в соответствии с п. 3 ст. 10 Патентного закона РФ, если запатентованные изобретение или промышленный образец не используются либо недостаточно используются патентообладателем и лицами, которым переданы права на них, в течение четырех лет с даты выдачи патента, а запатентованная полезная модель — в течение трех лет с этой же даты, что приводит к недостаточному предложению соответствующих товаров или услуг на товарном рынке, рынке услуг, любое лицо, желающее и готовое использовать запатентованное изобретение, полезную модель или промышленный образец, при отказе патентообладателя от заключения с этим лицом лицензионного договора на условиях, соответствующих устоявшейся практике, имеет право обратиться в суд с иском к патентообладателю о предоставлении принудительной неисключительной лицензии на использование на территории РФ таких изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Лицензионные соглашения подразделяются на открытые (открытые лицензии) и обычные.

Открытые лицензии характеризует отсутствие определенности адресата оферты, что выражается в готовности патентообладателя заключить соответствующее соглашение с любым, кто отзовется. Так, согласно п. 2 ст. 13 Патентного закона РФ патентообладатель может подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытая лицензия). Лицо, изъявившее желание использовать указанные изобретение, полезную модель или промышленный образец, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах. Обычные лицензии характеризует определенность адреса оферты.

По объему передаваемых прав различаются исключительные и неисключительные лицензии.

При исключительной лицензии лицензиату передается право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.

При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам. Разновидностью исключительной лицензии является так называемая полная лицензия, предметом которой выступает исключительное право на использование охраняемого объекта без ограничительных условий и в объеме всех прав, подтвержденных патентом. Полная лицензия тождественна уступке патента, но в отличие от последней длящаяся правовая связь между лицензиатом и лицензиаром позволяет последнему по истечении срока действия договора, который может и не совпадать со сроком действия патента, полностью восстановиться в имущественных правах, им удостоверенных.

По экономическому содержанию лицензионные соглашения делятся на возмездные и безвозмездные (перекрестные или кросс-лицензии). В свою очередь, возмездные лицензии дифференцируются по виду лицензионных платежей. Наиболее распространенными платежами являются выплаты по фиксированным процентным ставкам, осуществляемым лицензиатом через согласованные сторонами сроки (платежи по роялти). Реже практикуются единовременные вознаграждения за право на использование охраняемого объекта (паушальные платежи). В ряде случаев и, как правило, по истечении срока действия основного лицензионного соглашения стороны приходят к договоренности о продлении отношений в рамках безвозмездного обмена научно-техническими знаниями и опытом. Отношения подобного рода оформляются безвозмездными по характеру соглашениями, именуемыми перекрестными лицензиями.

По степени согласованности намерений сторон лицензионные соглашения делятся на основные и опционные (предлицензионные соглашения). По условиям опционного соглашения лицензиату передаются, например, образцы продукции и право на исключительное их использование в определенный и, как правило, краткосрочный период времени.

По завершении срока действия опционного договора переданные образцы должны быть возвращены лицензиару, если лицензиат не пожелает заключить основное лицензионное соглашение. Характер платежей по опциону аналогичен характеру выплат по основному договору.

В зависимости от наличия патентно-правовой охраны объекта промышленной собственности различаются патентные и беспатентные лицензии. Беспатентные лицензии представляют собой соглашения о передаче права на использование того либо иного объекта, когда принято решение о выдаче патента, но последний еще не получен лицензиаром.

По гражданству сторон лицензионные соглашения делятся на внутренние и международные.

Иногда выделяют смешанные лицензии, представляющие собой смешанные договоры с элементами договора патентной лицензии и договора о передаче ноу-хау.

Понятие и элементы лицензионного договора. Передача права на использование того либо иного охраняемого результата технического, художественно-конструкторского или селекционного творчества от одного лица к другому осуществляется по юридической модели найма имущества, но с учетом характера предмета сделки.

Согласно п. 1 ст. 13 Патентного закона РФ по лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Лицензионный договор является консенсуальным, взаимным и возмездным.

Элементами лицензионного договора являются его стороны, предмет, цена (для возмездного договора), срок, форма и содержание.

Сторонами лицензионного договора признаются лицензиар и лицензиат. В роли того и другого могут выступать граждане, юридические лица и публичные образования.

В качестве лицензиара обычно выступают патентообладатели, т. е. лица, которым принадлежит подлежащее предоставлению право на использование охраняемого объекта, а в качестве лицензиата— лица, располагающие возможностями для промышленного (производственного) использования технических новшеств.

Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит нескольким лицам, каждое из них не вправе предоставить право на использование указанных объектов без согласия остальных патентообладателей, что следует из нормы, закрепленной в п. 1 ст. 10 Патентного закона РФ. При недостижении согласия между патентообладателями спор может быть разрешен в судебном порядке.

Предметом лицензионного договора в зависимости от его разновидности может быть исключительное право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца или селекционного достижения (исключительная лицензия) либо право на использование указанных объектов (неисключительная лицензия).

При этом в первом случае исключительное право предоставляется лицензиату в пределах, оговоренных договором. В качестве таких пределов могут выступать ограничения, касающиеся территории использования, срока использования, способов использования.

Во втором случае право на использование предоставляется лицензиату с условием, что лицензиар сохраняет за собой все права имущественного характера, удостоверенные патентом, в том числе право на предоставление неисключительных лицензий третьим лицам. Предмет лицензионного договора является его существенным условием.

Цена лицензионного договора устанавливается соглашением сторон. Как и в договоре об уступке патента, цена лицензионного договора определяется в форме единого платежа или в виде периодических платежей, размер которых устанавливается как определенный процент от тех либо иных экономических показателей деятельности лицензиата, например прибыли, полученной от использования изобретения. С учетом того, что неисключительная лицензия не влечет монополии в сфере использования того либо иного технического или биологического решения, ее цена, как правило, значительно ниже цены исключительной лицензии.

Срок лицензионного договора зависит от обоюдных интересов сторон. Лицензиат заинтересован в необходимом количестве времени, в течение которого он будет в состоянии наладить производство и реализацию лицензируемой продукции. Как правило, срок лицензионного договора колеблется между 3 и 10 годами и, разумеется, не должен превышать срока действия патента.

Форма лицензионного договора на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца действующим законодательством прямо не определена. Лицензионный договор должен быть заключен в письменной форме. Согласно п. 5 ст. 13 Патентного закона РФ лицензионный договор на использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и без такой регистрации считается недействительным.

Порядок регистрации лицензионных договоров аналогичен порядку регистрации договоров об уступке патента. В силу того, что лицензионный договор подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, должны регистрироваться и вносимые в него изменения. При этом регистрации подлежат не любые изменения, а только те из них, которые указаны в правилах регистрации.

За регистрацию лицензионного договора, относящегося к одному патенту на изобретение, промышленный образец, полезную модель, взимается пошлина в размере 600 руб. За регистрацию лицензионного договора, относящегося к нескольким патентам, свидетельствам, взимается пошлина в размере 600 руб. и дополнительно 300 руб. за каждый предусмотренный договором патент или свидетельство.

За регистрацию изменений, внесенных в зарегистрированный лицензионный договор, размер пошлины составляет 150 руб.

В случае расторжения лицензионного договора или если изменение, внесенное в зарегистрированный договор, касается определения сторон договора, к заявлению о регистрации такого изменения или расторжения прилагается патент.

Сведения о зарегистрированных изменениях и дополнениях к лицензионному договору и расторжении лицензионного договора вносятся в соответствующие государственные реестры.

Содержание лицензионного договора образуют права и обязанности сторон.

Заключая договор, стороны, как правило, оговаривают комплекс обязательных и обычных условий, отражающих специфику конкретного вида лицензионного соглашения. Важнейшими из этих условий являются условия о количественных, временных и территориальных рамках использования запатентованного объекта.

Количественные ограничения определяют объемы производства лицензионной продукции, масштабы ее продаж, а равно виды возможного производственного или коммерческого применения запатентованного объекта в той либо иной отрасли промышленности или торговой сфере.

Временные ограничения регламентируют срок действия договора, зависящий также и от степени морального устаревания запатентованного объекта.

Территориальные ограничения определяют территорию страны или отдельного региона (нескольких стран) либо территорию части государства, именуемых «лицензионной территорией», в границах которой будут действовать переданные лицензиату права.

Распространена практика включения в условия лицензионного соглашения и так называемых технических условий, которые касаются обязанностей сторон по обмену усовершенствованиями, по соблюдению лицензиатом надлежащего качества производимой по лицензии продукции, по мерам контроля за действиями лицензиата.

Основными правами лицензиара являются право на получение лицензионного вознаграждения и право на осуществление контроля за действиями лицензиата.

К числу обязанностей лицензиара следует отнести его обязательства по поддержанию в силе патента в течение всего срока действия договора, по принятию мер в случае неправомерного использования запатентованного объекта третьими лицами, по передаче лицензиату подробной технической документации, необходимой для практического освоения объекта лицензии, по поставке специального оборудования, деталей, сырья, необходимых для налаживания производства на предприятии лицензиата, по командированию на предприятие лицензиата необходимого количества специалистов. Кроме того, лицензиар обязан гарантировать лицензиату техническую осуществимость производства лицензионной продукции, а равно достижение требуемых показателей и параметров указанной продукции.