8 Продажа лицензий и договора

В переводе с латинского «лицензия» (licentia) означает право, разрешение. Предоставление лицензий широко используется в ми­ровой практике в качестве административной меры для регулирова­ния предпринимательской деятельности юридических и физических лиц. Лицензии такого рода основаны на монополии государства в определенных сферах деятельности и, как правило, выдаются ком­петентными государственными органами на осуществление опреде­ленного вида деятельности.

В отличие от лицензий-разрешений, предоставление лицензии на объект интеллектуальной собственности представляет собой торго­вую сделку, которая оформляется в виде лицензионного договора. В сфере обмена научно-техническими достижениями сформировались международный и национальные рынки лицензий, создана правовая база для осуществления такого рода коммерческих операций, не­отъемлемой частью которой является патентная система.

Под лицензией понимается предоставление прав на использо­вание изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, ноу-хау и других научно-технических достижений владельцем этих прав — лицензиаром другому заинтересованному лицу — лицензиату за обусловленное вознаграждение и на определенных условиях. Предоставление таких прав оформляется лицензионным договором.

Современные формы передачи результатов интеллектуальной дея­тельности можно разделить на две группы: некоммерческие и коммер­ческие, для которых характерны свои методы и средства (рисунок 1).

Рисунок 1 - Современные формы передачи

результатов интеллектуальной деятельности

По объему передаваемых прав лицензии подразделяются на не­исключительные (простые), исключительные и полные.

При простой (неисключительной) лицензии лицензиар, на со­гласованных условиях, предоставляет лицензиату право на изготов­ление и продажу определенной продукции, но в то же время такие же права оставляет и за собой. Это означает, что лицензиар может выдать несколько простых лицензий на одной и той же территории и, кроме того, сам может осуществлять все права по распоряжению объектом лицензии.

При исключительной лицензии предоставляется право моно­польного пользования объектом лицензии одному лицу на конкрет­ном рынке в объеме, определяемом условиями договора. Причем лицензиар не вправе использовать предмет лицензии на данной тер­ритории в течение указанного в договоре срока, а также предостав­лять лицензии другим лицам.

Полная лицензия дает лицензиату все права на использование объекта лицензии без ограничения территории и срока действия (на объекты промышленной собственности на весь срок действия патента).

По способу правовой охраны лицензии могут быть патентные, если передача прав осуществляется на запатентованные изобрете­ния, полезные модели, промышленные образцы, защищенные сви­детельствами товарные знаки и др. объекты промышленной собст­венности, и беспатентные, когда объектом лицензии являются не­запатентованные решения, ноу-хау, техническая документация и т.п. Лицензии можно предоставлять в рамках самостоятельного ли­цензионного договора, так называемые «чистые лицензии», в соста­ве других коммерческих сделок — «сопутствующие лицензии», на­пример, в составе договора на поставку комплектного оборудова­ния, выполнения инжиниринговых работ, строительства объектов. При согласии лицензиара лицензиат может предоставить право на использование объекта лицензии третьим лицам — сублицензию на условиях, которые должны быть оговорены в основном лицензион­ном договоре между лицензиаром и лицензиатом.

Лицензионные договоры, несмотря на все многообразие объек­тов и видов лицензий, имеют единый принцип построения, что обу­словлено их общей экономической природой. Классификация ли­цензионных договоров приведена на рисунке 2.

Лицензионный договор — это единственный юридический доку­мент, в котором регулируются права и обязанности лицензиара и ли­цензиата по заключаемой между ними торговой сделке или, как ее называют, сделке купли-продажи научно-технических достижений.

Рисунок 2 – Классификация лицензионных договоров

Отличительная особенность лицензионного договора от других видов внешнеторговых договоров заключается в том, что «товаром» такой сделки или по крайней мере существенным его элементом является нематериальный объект — право на использование патен­та, полученного лицензиаром в стране лицензиата, ноу-хау, других производственных знаний и опыта.

Срок действия лицензионного договора, как правило, значитель­но превышает сроки действия других внешнеторговых договоров. Если взаимоотношения покупателя и продавца в операции по про­даже-покупке материального товара заканчиваются в общем случае по истечении гарантийного срока на поставленный товар (т.е. около 1,5 лет), то в лицензионном соглашении эти взаимоотношения про­должаются значительно дольше — в среднем пять - семь лет.

В ряде случаев срок действия лицензионного договора бывает более или менее длительным, а теоретически он может быть рав­ным сроку действия патента. Когда объектом лицензии является только ноу-хау, срок действия договора устанавливается по взаим­ному согласию сторон и зависит от многих факторов, в том числе от срока морального старения объекта лицензии на рынке, а также фа­зы жизненного цикла товара, на который был заключен договор. Обычно в договоре оговариваются не только возможное продление срока действия по взаимному согласию сторон, но и условия преж­девременного расторжения. Договор может быть расторгнут, если, например, лицензиар не смог получить патент на объект лицензии, его патент был опротестован или же если лицензиат, несмотря на тщательное выполнение требований и рекомендаций лицензиара, не смог достичь гарантированных в договоре технико-экономических показателей. В этих случаях расторжение договора может быть со­пряжено с финансовыми издержками лицензиара.

В течение срока действия договора лицензиар и лицензиат, как правило, информируют друг друга обо всех изменениях в объекте лицензии: усовершенствованиях технологии производства, измене­ниях технических характеристик, патентной ситуации и т.д., обме­ниваются новыми разработками в этой области. Причем усовер­шенствования, если они нспатентоспособны и не содержат значи­тельного элемента ноу-хау, передаются в основном безвозмездно, если же патентоспособны — то за согласованное вознаграждение. При заключении договора предусматривают положение, по которому лицензиат получает так называемое «право первой руки», т.е. все новшества, созданные лицензиаром по объекту лицензии, в пер­вую очередь предлагаются для ознакомления и возможной закупки лицензиату и только потом, в зависимости от его реакции, — дру­гим потенциальным покупателям. В ряде случаев аналогичные обя­зательства принимает на себя и лицензиат.

Существенным отличием лицензионного договора от других ви­дов внешнеторговых договоров является то, что объект лицензии (точнее, один из его элементов — патентное право) в большинстве случаев не становится собственностью лицензиата, а передается ему во временное пользование на срок действия соглашения. Прак­тически это положение распространяется и на соглашение, объек­том которого является ноу-хау. Однако факт передачи лицензиату ноу-хау лишает последнее конфиденциальности и, следовательно, коммерческой ценности.

Как известно, лицензии могут продаваться на изобретения, ноу-хау и другие достижения самостоятельно по лицензионным догово­рам или входить составной частью во внешнеторговые договоры общего типа. Самостоятельные лицензионные договоры, кроме пе­редачи прав на использование патентов, ноу-хау, различной техни­ческой документации, могут предусматривать также продажу ли­цензиату образцов оборудования, технологической оснастки, мате­риалов, необходимых для организации производства продукции по лицензии. Лицензии могут входить составной частью в контракты на поставку технологического и особенно комплектного оборудо­вания. При поставках на экспорт оборудование обычно комплекту­ется технической и товаросопроводительной документацией, в со­став которой, в частности, входят паспорт и описания изделий, чер­тежи и инструкции по монтажу, установке, наладке, применению, уходу, управлению, хранению и ремонту, схемы (кинематическая, гидравлическая, электрическая), перечни и чертежи быстро изна­шивающихся деталей, протоколы испытаний, ведомости запасных частей и другая документация, необходимая для эксплуатации по­ставляемого оборудования.

Однако технологическая документация в приведенный перечень не входит. Например, если поставляется печь для переплавки ме­талла, то технология переплавки будет передаваться покупателю только по дополнительному соглашению. Это объясняется тем, что разработкой технологии и оборудования могут заниматься совер­шенно различные организации и расходы, связанные с разработкой технологии, не будут учтены в стоимости оборудования. Аналогич­но обстоит дело с продажей алгоритмов, программ и другого мате­матического обеспечения ЭВМ, являющихся объектами самостоя­тельных лицензионных договоров.

Различные методики проведения экспериментов, способы расче­тов и обработки их результатов, методики обучения и подобные ре­зультаты, а также способы проведения научно-изыскательских работ могут продаваться как в дополнение к поставляемым на экспорт научным приборам, уникальным установкам, так и самостоятельно.

Лицензии являются составными частями таких крупных кон­трактов, как строительство промышленных объектов за рубежом. Если условно представить это соглашение как совокупность работ по составлению предироектного задания, проектированию, строи­тельству, поставкам оборудования, передаче технологии и, возмож­но, обучению персонала заказчика, то лицензия предоставляется в основном на технологические процессы, способы производства и патентные права, касающиеся продукции, которую будет выпускать строящееся предприятие.

В ряде случаев лицензионные договоры сопутствуют научно-техническому сотрудничеству. При изучении вопроса о заключении такого договора необходимо объективно оценивать уровень, достиг­нутый сторонами до его начала и, при наличии значительного науч­но-технического задела, рассматривать вариант передачи партнеру самостоятельно созданных технических решений (как изобретений, так и сведений типа ноу-хау) на условиях лицензионного договора. Кроме того, результаты совместной работы также могут выступать в качестве объектов лицензий. Вопросы их реализации рассматривают­ся и уточняются между партнерами в каждом конкретном случае.

Иногда складывается ситуация, когда та или иная разработка по различным причинам не имеет спроса в отечественной промышлен­ности или не может быть доведена до нововведения из-за организа­ционно-технических трудностей. В таких случаях возможны ее кон­структивная, технологическая или производственная доработка на лицензионной основе путем кооперации с иностранными фирмами и организациями и затем совместная эксплуатация конечных ре­зультатов.

Используемые в международной торговле лицензионные дого­воры имеют определенную структуру. Текст лицензионного дого­вора, как правило, включает следующие разделы:

1. Преамбула. В преамбуле (как минимум) должны быть отраже­ны полные наименования сторон договора и их юридические адре­са, намерения сторон. Преамбула заканчивается словами: «стороны договорились о нижеследующем».

2. Определение терминов, используемых в тексте. В этом разде­ле приводятся определения понятий, используемых в договоре, во избежание их двоякого толкования. Например, «продукция по ли­цензии», «технологический процесс», «специальная продукция», «территория», «патенты», «ноу-хау» и т.п.

3. Предмет договора. Здесь должны быть четко определены объ­ект лицензии, вид лицензии (исключительная, неисключительная), территория, зоны экспорта, право продажи сублицензий и т.д.

4. Техническая документация. Раздел содержит сведения о сро­ках предоставления технической документации, языке, на котором она изготавливается, количестве экземпляров, требования к стан­дартам, которым она должна соответствовать.

5. Усовершенствования и улучшения. В этом разделе определяют­ся взаимоотношения сторон лицензионного договора при создании новых технических решений, относящихся к продукции по лицензии, технологическому процессу или специальному оборудованию.

6. Гарантии и ответственность. Содержит патентно-правовые, технические и экономические гарантии, предоставленные лицен­зиаром, гарантии лицензиата и ответственность сторон за наруше­ние гарантий.

7. Техническая помощь в освоении продукции по лицензии. В разделе определяются виды и объем технической помощи, связан­ной с освоением производства продукции по лицензии на предпри­ятиях лицензиата.

8. Платежи (расчеты сторон). Является основным разделом, пре­дусматривающим финансовую часть лицензионного соглашения: сумму вознаграждения, вид, порядок и сроки выплаты платежей.

9. Сборы и налоги. Раздел касается вопросов уплаты сборов и на­логов, связанных с заключением и выполнением лицензионного до­говора, обменом валюты и переводом платежей на счет лицензиара.

10. Информация и отчетность. В этом разделе устанавливается обязанность и порядок предоставления лицензиатом информации об использовании лицензии за отчетный период, которая включает сводные бухгалтерские данные о произведенной, проданной или использованной продукции по лицензии, продажные цены.

11. Обеспечение конфиденциальности. Предусматриваются обя­зательства сохранять конфиденциальность полученных от партнера сведений, технической документации, знаний и опыта.

12. Защита передаваемых прав. В разделе оговаривается при­знание действительности прав лицензиара, вытекающих из патентов или других охранных документов, обязательства по принятию мер сторонами в случае противоправного использования защищенных охранными документами объектов промышленной собственности.

13. Реклама. Здесь предусматриваются обязательства лицензиата рекламировать за свой счет производимую продукцию для обеспе­чения ее максимальных продаж, указывать в рекламных материалах и на продукции, что она произведена по лицензии лицензиара.

14. Разрешение споров (арбитраж). Раздел регулирует порядок и условия разрешения всех могущих возникнуть споров.

15. Срок действия договора и условия его разрешения. В разделе приводятся срок действия, условия вступления договора в силу, по­рядок расторжения договора и последствия окончания срока дейст­вия или досрочного прекращения договора.

16. Прочие условия. В разделе определяется, право какой стороны соглашения будут использовать в отношениях партнеров по вопро­сам, которые не были урегулированы, возможность переуступки по­лученных по лицензионному договору прав, прочие условия.

Неотьемлемой частью лицензионного договора являются при­ложения, примерный перечень которых приведен ниже:

— перечень патентов и патентных заявок;

— перечень ноу-хау;

— перечень технической документации;

— перечень специального оборудования;

— гарантированные технико-экономические показатели;

— перечень покупных узлов, материалов и т.д.;

— условия оказания технической помощи.

Текст лицензионного договора заканчивается указанием места со­вершения (подписания), даты, количества экземпляров и листов, язы­ка, на котором составлен текст, адресов мест регистрации партнеров.