7.4 Понятие лицензии, виды и условия лицензионных договоров

В переводе с латинского языка понятие «лицензия» (licentia) озна­чает право, разрешение. Предоставление лицензий широко использу­ется в мировой практике в качестве административной меры для регу­лирования предпринимательской деятельности юридических и физи­ческих лиц. Лицензии такого рода основаны на монополии государства в определенных сферах деятельности и, как правило, вы­даются компетентными государственными органами на осуществле­ние определенного вида деятельности.

В отличие от лицензий-разрешений, предоставление лицензии на объект интеллектуальной собственности представляет собой торговую сделку, которая оформляется в виде лицензионного договора. В сфере обмена научно-техническими достижениями сформировались между­народный и национальные рынки лицензий, создана правовая база для осуществления такого рода коммерческих операций, неотъемлемой частью которой является патентная система.

Под лицензией понимается предоставление прав на использование изобретений, промышленных образцов, товарных знаков, ноу-хау и других научно-технических достижений владельцем этих прав - ли­цензиаром другому заинтересованному лицу - лицензиату за обус­ловленное вознаграждение и на определенных условиях. Предостав­ление таких прав оформляется лицензионным договором.

По объему передаваемых прав лицензии подразделяются на неисключительные (простые), исключительные и полные.

При простой (неисключительной) лицензии лицензиар на согласо­ванных условиях предоставляет лицензиату право на изготовление и продажу определенной продукции, но в то же время такие же права оставляет и за собой. Это означает, что лицензиар может выдать не­сколько простых лицензий на одной и той же территории и, кроме того, сам может осуществлять все права по распоряжению объектом лицензии.

При исключительной лицензии предоставляется право монопольно­го пользования объектом лицензии одному лицу на конкретном рынке в объеме, определяемом условиями договора. Причем лицензиар не вправе использовать предмет лицензии на данной территории в тече­ние указанного в договоре срока, а также предоставлять лицензии дру­гим лицам.

Полная лицензия дает лицензиату все права на использование объек­та лицензии без ограничения территории и срока действия (на объек­ты промышленной собственности на весь срок действия патента).

Лицензии могут быть патентные, если передача прав осуществля­ется на запатентованные изобретения, полезные модели, промышлен­ные образцы, защищенные свидетельствами товарные знаки и другие объекты промышленной собственности, и беспатентные, когда объек­том лицензии являются незапатентованные решения, ноу-хау, техни­ческая документация и т. п. Лицензии можно предоставлять в рамках самостоятельного лицензионного договора, так называемые чистые лицензии, в составе других коммерческих сделок - сопутствующие лицензии, например в составе договора на поставку комплектного обо­рудования, выполнение инжиниринговых работ, строительство объек­тов. При согласии лицензиара лицензиат может предоставить право на использование объекта лицензии третьим лицам - сублицензию на ус­ловиях, которые должны быть оговорены в основном лицензионном договоре между лицензиаром и лицензиатом.

Лицензионные договоры, несмотря на все многообразие объектов и видов лицензий, имеют единый принцип построения, что обусловлено их общей экономической природой. Классификация лицензионных договоров приведена на рисунке 2.

Признак классификации

Рис. 2 Классификация лицензионных договоров

Лицензионный договор - это единственный юридический доку­мент, в котором регулируются права и обязанности лицензиара и ли­цензиата по заключаемой между ними торговой сделке или, как ее на­зывают, сделке купли-продажи научно-технических достижений,

Отличительная особенность лицензионного договора от "других ви­дов внешнеторговых договоров заключается в том, что «товаром» такой сделки или по крайней мере существенным его элементом является не­материальный объект - право на использование патента, полученного лицензиаром в стране лицензиата, ноу-хау, других производственных знаний и опыта.

Срок действия лицензионного договора, как правило, значительно превышает сроки действия других договоров. Если взаимоотношения покупателя и продавца в операции по купле-продаже материального то­вара заканчиваются в общем случае по истечении гарантийного срока на поставленный товар (т. е. около 1,5 лет), то в лицензионном соглаше­нии эти взаимоотношения продолжаются в среднем пять-семь лет.

В ряде случаев срок действия лицензионного договора бывает более или менее длительным, а теоретически он может быть равным сроку действия патента. Если объектом лицензии является только ноу-хау, срок действия договора устанавливается по взаимному согласию сторон и зависит от многих факторов, в том числе от срока морального старе­ния объекта лицензии на рынке, а также фазы жизненного цикла товара, на который был заключен договор. Обычно в договоре оговаривается не только возможное продление срока действия по взаимному согласию сторон, но и условия преждевременного его расторжения. Договор мо­жет быть расторгнут, если, например, лицензиар не смог получить патент на объект лицензии, его патент был опротестован или же если лицензиат, несмотря на тщательное выполнение требований и рекомендаций лицен­зиара, не смог достичь гарантированных в договоре технико-экономи­ческих показателей. В этих случаях расторжение договора может быть сопряжено с финансовыми издержками лицензиара.

В течение срока действия договора лицензиар и лицензиат, как пра­вило, информируют друг друга обо всех изменениях в объекте лицен­зии: усовершенствованиях технологии производства, изменениях тех­нических характеристик, патентной ситуации и т. д., обмениваются новыми разработками в этой области. Причем если усовершенствова­ния непатентоспособные и не содержат значительного элемента ноу-хау, они передаются в основном безвозмездно, если же патентоспособ­ные - за согласованное вознаграждение. При заключении договора предусматривают положение, но которому лицензиат получает так называемое «право первой руки», т. е. все новшества, созданные лицен­зиаром по объекту лицензии, в первую очередь предлагаются для озна­комления и возможной закупки лицензиату и только потом, в зависи­мости от его реакции, - другим потенциальным покупателям. В ряде случаев аналогичные обязательства принимает на себя и лицензиат.

Существенным отличием лицензионного договора от других видов договоров является то, что объект лицензии (точнее, один из его эле­ментов - патентное право) в большинстве случаев не становится соб­ственностью лицензиата, а передается ему во временное пользование на срок действия соглашения. Практически это положение распрост­раняется и на соглашение, объектом которого является ноу-хау. Одна­ко факт передачи лицензиату ноу-хау лишает последнее конфиденци­альности и, следовательно, коммерческой ценности.

Как известно, права на изобретения, ноу-хау и другие достижения могут передаваться по лицензионным договорам или входить состав­ной частью во внешнеторговые договоры общего типа. Самостоятель­ные лицензионные договоры, кроме передачи прав на использование патентов, ноу-хау, различной технической документации, могут пре­дусматривать также продажу лицензиату образцов оборудования, тех­нологической оснастки, материалов, необходимых для организации производства продукции по лицензии. Лицензии могут входить со­ставной частью в контракты на поставку технологического и особенно комплектного оборудования. При поставках на экспорт оборудование обычно комплектуется технической и товаросопроводительной доку­ментацией, в состав которой, в частности, входят паспорт и описания изделий, чертежи и инструкции по монтажу, установке, наладке, при­менению, уходу, управлению, хранению и ремонту, схемы (кинемати­ческая, гидравлическая, электрическая), перечни и чертежи быстро изнашивающихся деталей, протоколы испытаний, ведомости запас­ных частей и другая документация, необходимая для эксплуатации поставляемого оборудования.

Однако технологическая документация в приведенный перечень не входит. Например, если поставляется печь для переплавки металла, то технология переплавки будет передаваться покупателю только по до­полнительному соглашению. Это объясняется тем, что разработкой тех­нологии и оборудования могут заниматься совершенно разные органи­зации и расходы, связанные с разработкой технологии, не будут учтены в стоимости оборудования. Аналогично обстоит дело с продажей алго­ритмов, программ и другого математического обеспечения ЭВМ, явля­ющихся объектами самостоятельных лицензионных договоров.

Различные методики проведения экспериментов, способы расчетов и обработки их результатов, методики обучения и подобные результа­ты, а также способы проведения научно-изыскательских работ могут продаваться как в дополнение к поставляемым на экспорт научным приборам, уникальным установкам, так и самостоятельно.

Лицензии являются составными частями таких крупных контрак­тов, как строительство промышленных объектов за рубежом. Если условно представить это соглашение как совокупность работ по со­ставлению предпроектного задания, проектированию, строитель­ству, поставкам оборудования, передаче технологии и, возможно, обучению персонала заказчика, то лицензия предоставляется в ос­новном на технологические процессы, способы производства и патентные права, касающиеся продукции, которую будет выпускать строящееся предприятие.

В ряде случаев лицензионные договоры сопутствуют научно-техни­ческому сотрудничеству. При изучении вопроса о заключении такого договора необходимо объективно оценивать уровень, достигнутый сторонами до его начала и, при наличии значительного научно-техни­ческого задела, рассматривать вариант передачи партнеру самостоя­тельно созданных технических решений (как изобретений, так и све­дений типа ноу-хау) на условиях лицензионного договора. Кроме того, результаты совместной работы также могут выступать в качестве объектов лицензий. Вопросы их реализации рассматриваются и уточ­няются между партнерами в каждом конкретном случае.

Иногда складывается ситуация, когда та или иная разработка по разным причинам не имеет спроса в отечественной промышленности или не может быть доведена до нововведения из-за организационно-технических трудностей. В таких случаях возможна ее конструктив­ная, технологическая или производственная доработка на лицензион­ной основе путем кооперации с иностранными фирмами и организа­циями и затем совместная эксплуатация конечных результатов.

Лицензионный договор имеет определенную структуру. Текст та­кого договора, как правило, включает следующие разделы.

1. Преамбула. В преамбуле (как минимум) должны быть отражены полные наименования сторон договора и их юридические адреса, на­мерения сторон. Преамбула заканчивается словами: «Стороны дого­ворились о нижеследующем...».

2. Определение терминов, используемых в тексте. В разделе приво­дятся определения понятий, используемых в договоре, во избежание их двоякого толкования. Например, «продукция по лицензии», «технологический процесс», «специальная продукция», «территория», «патенты», «ноу-хау» и т. п.

3. Предмет договора. В разделе должны быть четко определены объект лицензии, вид лицензии (исключительная, неисключитель­ная), территория, зоны экспорта, право продажи сублицензий и т. д.

4. Техническая документация. Раздел содержит сведения о сроках предоставления технической документации, языке, на котором она из­готавливается, количестве экземпляров, требования к стандартам, ко­торым она должна соответствовать.

5. Усовершенствования и улучшения. В разделе определяются взаи­моотношения сторон лицензионного договора при создании новых технических решений, относящихся к продукции по лицензии, техно­логическому процессу или специальному оборудованию.

6. Гарантии и ответственность. Раздел содержит патентно-право­вые, технические и экономические гарантии, предоставленные лицен­зиаром, гарантии лицензиата и ответственность сторон за нарушение гарантий.

7. Техническая помощь в освоении продукции по лицензии. В разде­ле определяются виды и объем технической помощи, связанной с осво­ением производства продукции по лицензии на предприятиях лицен­зиата.

8. Платежи (расчеты сторон). Раздел является основным, преду­сматривающим финансовую часть лицензионного соглашения: сумму вознаграждения, вид, порядок и сроки выплаты платежей.

9. Сборы и налоги. Раздел касается вопросов уплаты сборов и нало­гов, связанных с заключением и выполнением лицензионного догово­ра, обменом валюты и переводом платежей на счет лицензиара.

10. Информация и отчетность. В разделе устанавливаются обязан­ность и порядок предоставления лицензиатом информации об исполь­зовании лицензии за отчетный период, которая включает сводные бух­галтерские данные о произведенной, проданной или использованной продукции по лицензии, продажные цены.

11. Обеспечение конфиденциальности. В разделе предусматривают­ся обязательства сохранять конфиденциальность полученных от парт­нера сведений, технической документации, знаний и опыта.

12. Защита передаваемых прав. В разделе оговаривается признание действительности прав лицензиара, вытекающих из патентов или дру­гих охранных документов, обязательства по принятию мер сторонами в случае противоправного использования защищенных охранными документами объектов промышленной собственности.

13. Реклама. В разделе предусматриваются обязательства лицензиа­та рекламировать за свой счет производимую продукцию для обеспе­чения ее максимальных продаж, указывать в рекламных материалах и на продукции, что она произведена по лицензии лицензиара.

14. Разрешение споров (арбитраж). Раздел регулирует порядок и условия разрешения всех споров, которые могут возникнуть.

15. Срок действия договора и условия его разрешения. В разделе при­водятся срок действия, условия вступления договора в силу, порядок расторжения договора и последствия окончания срока действия или досрочного прекращения договора.

16. Прочие условия. В разделе определяется, право какой стороны соглашения будут использовать в отношениях партнеры по вопросам, которые не были урегулированы, возможность переуступки получен­ных по лицензионному договору прав, прочие условия.

Неотъемлемой частью лицензионного договора являются приложе­ния, примерный перечень которых следующий:

• перечень патентов и патентных заявок;

• перечень ноу-хау;

• перечень технической документации;

• перечень специального оборудования;

• гарантированные технико-экономические показатели;

• перечень покупных узлов, материалов и т. д.;

• условия оказания технической помощи.

Текст лицензионного договора заканчивается указанием места со­вершения (подписания), даты, количества экземпляров и листов, язы­ка, на котором составлен текст, адресов мест регистрации партнеров.