Тема 7

Управление процессом передачи интеллектуальной собственности

• Основные формы передачи интеллектуальной собственности

• Авторский договор

• Правовая и экономическая сущность лицензионного договора

• Понятие лицензии, виды и условия лицензионных договоров

• Определение стоимости лицензии

• Организация работ по продаже и закупке лицензий

7.1. Основные формы передачи интеллектуальной собственности

Обладателю имущественных прав на объект интеллектуальной соб­ственности принадлежит исключительное право правомерного ис­пользования данного объекта по своему усмотрению в любой форме и любым способом (п. 1 ст. 983 ГК). Обладатель исключительного права на ОИС может передать это право другому лицу полностью или час­тично, разрешить другому лицу использовать этот объект или распо­рядиться им иным образом (п. 2 ст. 983 ГК).

Современные формы передачи результатов интеллектуальной дея­тельности можно разделить на две группы: некоммерческие и коммер­ческие, для которых характерны свои методы и средства (рис.1).

Некоммерческие средства относятся преимущественно к техноло­гическому обмену и реализуются путем передачи научно-технической информации или в результате научно-технического сотрудничества.

Технологический обмен в некоммерческой фирме происходит по­средством научно-технических публикаций, проведения конферен­ций, семинаров, симпозиумов, выставок, ярмарок, деловых контак­тов ученых и специалистов при осуществлении обмена визитами, подготовке и переподготовке кадров, выполнении исследований в рамках научно-технического сотрудничества, оказании безвозмезд­ной технической помощи, а также с использованием других доступ­ных средств. При этом некоммерческие формы передачи должны ограничивать­ся сведениями общеинформационного или рекламного характера без раскрытия сущности технологии изготовления изделий, способов об­работки, состава и способов получения новых материалов, незапатен­тованных изобретений, ноу-хау и других сведений, которые могут по­мешать их коммерческой реализации.

Коммерческая форма передачи результатов интеллектуальной дея­тельности реализуется посредством лицензионных, инжиниринговых, франчайзинговых, кооперационных и других видов соглашений. В ряде случаев им предшествуют опционные (предлицензионные) со­глашения, которые предусматривают передачу за определенное воз­награждение потенциальному покупателю лицензии более полной ин­формации, включая ноу-хау, для ознакомления и опытной проверки эффективности технологии, изобретений, ноу-хау в условиях своего предприятия, подтверждения гарантируемых технико-экономических показателей. Это касается большей частью неосвоенных в производ­стве объектов интеллектуальной собственности, результатов лабора­торных исследований, не получивших пока правовой охраны, а также других научно-технических достижений, риск использования которых достаточно высок.

ФОРМЫ ПЕРЕДАЧИ

Некоммерческие

Коммерческие

Научно-технические публикации

Конференции, семинары, симпозиумы

Выставки, ярмарки

Взаимные визиты, личные контакты ученых и специалистов

Система образования

Оказание безвозмездной помощи

Совместная разработка научно-технических проектов

Целенаправленный сбор сведений о достигнутых результатах

Кооперационные соглашения

Инжиниринговые соглашения

Лицензионные соглашения

Лицензия неис- ключительная

Проектно-консуль- тационные услуги

Создание совмест- ных предприятий

Лицензия иск-лючительная

Инженерно-техни- ческие услуги

Производственная кооперация

Договор уступки прав

Информационный инжиниринг

Передача предпринимателям на условиях франчайзинга

Сублицензия

Консультационные услуги в управлении

Договор о передаче прав

Образование вре- менных научно-ин- женерных коллек- тивов для реали- зации проектов

Договор подряда

Рис. 1 Современные формы передачи результатов интеллектуальной деятельности

В качестве объектов коммерческой реализации выступают запатен­тованные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, за­регистрированные товарные знаки и знаки обслуживания, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы данных, ноу-хау, научно-техническая документация и другие результаты интеллектуальной деятельности. При этом переда­ча данных объектов может осуществляться как по отдельным самосто­ятельным сделкам, так и в составе других коммерческих сделок, на­пример как сопутствующие лицензии в составе контрактов на постав­ку оборудования, при поставке продукции на экспорт, строительстве объектов за рубежом.

Подготовке и подписанию договоров о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности предшествует подписание протоко­ла о намерениях, в котором содержатся конкретные обязательства по ведению дальнейших переговоров, фиксируются намерения каждой из сторон выполнить определенные подготовительные мероприятия. Протокол о намерениях не предусматривает применение каких-либо юридических санкций в случае невыполнения обязательств, принятых сторонами; он способствует созданию атмосферы доверительности при проведении последующих переговоров о подписании договора,

В ряде случаев для доказательства технических и экономических преимуществ предлагаемого объекта интеллектуальной собственнос­ти правообладатель вынужден раскрыть секреты, необходимые при проведении его испытаний, опытной проверке и оценке. Средством за­щиты от неразглашения передаваемой информации третьей стороне является соглашение о конфиденциальности. Этим соглашением сто­рона, получившая информацию, берет на себя обязательство по ис­пользованию для своих целей и обеспечению режима конфиденциаль­ности, а в случае недостижения успеха при проведении дальнейших переговоров - возвратить или уничтожить носители информации либо содержать ее в тайне в течение оговоренного срока.

Таким образом, основной формой передачи имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности является договор. Догово­ром признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п.1. ст. 390 ГК).

Договор должен содержать предмет договора, фиксировать участ­ников договора, определять их права и обязанности, сроки действия, ответственность за нарушение условий договора, определяемых участ­никами. В определенных случаях договоры (например, об уступке прав, лицензионные) подлежат регистрации.

Правовой формой использования ОИС заинтересованными лица­ми являются договоры об уступке прав, лицензионные и авторские договоры.

Заключение договора об уступке прав означает полную передачу правообладателем всех имущественных прав другому лицу, которое становится владельцем этих прав со всеми вытекающими последстви­ями. Происходит, таким образом, смена правообладателя.

Лицензионный договор - это гражданско-правовой договор, по ко­торому одна сторона - владелец имущественных прав (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право (разрешение) на использование объекта интеллектуальной собственности на услови­ях, предусмотренных договором. При этом лицензиат принимает на себя обязательство вносить лицензиару предусмотренные договором платежи.

Существуют и иные способы передачи прав на результаты интел­лектуальной деятельности, например договоры подрядного типа, предметом которых являются создание и передача объекта творческой деятельности заказчику (договоры на еще не созданные объекты ин­теллектуальной собственности, в том числе и авторские договоры).

Автор может по договору принять на себя обязательство создать в будущем произведение, изобретение или иной результат интеллекту­альной деятельности и предоставить заказчику, не являющемуся его работодателем, исключительные права на использование результата (ст. 986 ГК).

Особого внимания заслуживают договоры на выполнение инжини­ринговых работ. Само понятие «инжиниринг» означает выполнение на коммерческой основе услуг научно-технического, экономического, финансового или иного характера.

Инжиниринг включает предоставление комплекса или отдельных видов услуг инженерно-технического характера: исследование, проек­тирование, строительство, разработка и освоение новых технологичес­ких процессов, усовершенствование существующих на предприятии производственных процессов, поставка комплектного оборудования, техники, выполнение монтажных работ, освоение и организация про­изводства новых изделий.

В инжиниринговой деятельности выделяют такие виды услуг, как проектно-консультационные и инженерно-технические услуги, ин­формационный инжиниринг, управленческий инжиниринг.

Проектно-консультационная деятельность заключается в подготов­ке технико-экономического обоснования создания новых производств, реконструкции промышленных объектов, строительства различных сооружений.

По инжиниринговым соглашениям разрабатываются проекты, про­изводятся расчеты, экспертиза проектов, испытание образцов, консуль­тации по выбору поставщиков оборудования, осуществляются контроль выполнения работ, приемка готовых объектов и другие виды работ.

Информационный инжиниринг включает услуги по освоению вы­числительной техники, подготовку пакетов программ и баз данных, разработку и освоение автоматизированных систем управления, созда­ние информационных сетей и др.

Управленческий инжиниринг предусматривает оказание услуг по организации производственных структур и планированию производ­ства, маркетингу, организации учета и отчетности, управлению качест­вом и др.

Договором на оказание инжиниринговых услуг может быть преду­смотрено выполнение комплекса услуг, включая консультативные, проектно-технологические и строительные. Инжиниринговые компа­нии оказывают также услуги по купле-продаже новой техники. В дого­воре, как правило, предусматривается не только поставка техники, но и предоставление сопутствующих лицензий на использование объек­тов промышленной собственности и ноу-хау.

Сотрудничество в рамках инжиниринговых соглашений становится ключевым фактором конкурентоспособности на мировом рынке. Раз­личные формы совместного участия в реализации проектов пользуют­ся приоритетом среди инвесторов.

Важное место среди коммерческих форм передачи результатов ин­теллектуальной деятельности занимают кооперационные соглашения. Организационными формами их реализации являются создание совместных предприятий, производственная кооперация, образование времен­ных научно-инженерных коллективов для выполнения проектов.

Одной из форм предоставления определенных прав, льгот и приви­легий на договорной основе является франчайзинг (договор комплекс­ной предпринимательской лицензии). В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь по договору комплексной предприни­мательской лицензии (договору франчайзинга) одна сторона (право-обладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный ком­плекс), включающий право использования фирменного наименования правообладателя и охраняемой коммерческой информации, а также других объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслу­живания и др.), предусмотренных договором, для предприниматель­ской деятельности пользователя (ст. 910 ГК).

Франчайзинг (от англ. franchising - право, привилегия) или более распространенный термин «франшиза» (от фp.francise - льгота, при­вилегия) является определенным типом организации бизнеса путем создания широкой сети однородных предприятий, имеющих единый товарный знак, одинаковые организационно-технологические усло­вия, методы и формы продажи товаров и оказания услуг, единые тре­бования к качеству товаров и их цене. Франшизу можно определить как договор, по которому одно лицо, владелец франшизы (франчайзер), имеющий разработанную систему ведения определенной дея­тельности, разрешает другому лицу - пользователю франшизы (франчайзи) использовать эту систему согласно требованиям франчайзера за вознаграждение (компенсацию). Основой договора на фран­шизу является лицензия на пользование системой франшизы, включая право на использование товарного знака, знака обслуживания, фирмен­ного наименования, фирменной технологии, ноу-хау и других объектов исключительных прав, выданная владельцем франшизы.

Наиболее распространенными видами деятельности по договору франшизы являются рестораны быстрого обслуживания (McDonald's, Subway), кафе-мороженое, продуктовые магазины, магазины по про­даже инструментов и оборудования, агентства по уборке помещений, автодиагностические центры, парикмахерские и салоны красоты, бы­товой техники, различные виды услуг (химчистки, прачечные, студии, ювелирные, по обслуживанию автомобилей, пивоварни и др.). Круп­нейшими экспортерами франшизы являются корпорации «Кока-кола», «Пепсико», «Фанта», «Пицца-Хат», «Баскин-Роббинс», «Хил­тон», «Шератон». Налаживает свою сеть и электронный франчайзер «Компьютерленд».

На основании выполняемых функций эксперты ВОИС выделяют три типа франшизы:

• франшизы на переработку (производство);

• франшизы на услуги (сервис);

• франшизы на оптовую торговлю (распределение).

Законодательство Республики Беларусь рассматривает франшизу как договор комплексной предпринимательской лицензии. Договор такого типа представляет собой вид предпринимательской сделки и является взаимообязывающим. Договор носит комплексный характер, поскольку его предметом является предоставление технологического комплекса и деловых услуг, обеспечивающих осуществление предпри­нимательской деятельности, включая права на объекты интеллектуаль­ной собственности, ноу-хау и другую информацию, необходимую для производства или продажи товаров и оказания услуг потребителям.

Таким образом, договор комплексной предпринимательской лицен­зии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в опреде­ленном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продажа товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществление иной торговой деятельности, выполнение работ, оказание услуг).

Сторонами по договору комплексной предпринимательской лицен­зии могут быть организации и индивидуальные предприниматели. Договор комплексной предпринимательской лицензии должен быть заключен в письменной форме. Договор регистрируется по месту ре­гистрации правообладателя, а в случае, если правообладателем явля­ется иностранное лицо, договор регистрируется по месту регистрации пользователя - белорусского резидента.

Если предметом договора является объект, охраняемый патентным законодательством, он подлежит регистрации в патентном органе. При несоблюдении этого условия договор считается ничтожным (недей­ствительным).