Практика

Эксперт считает, что карточка складского учета №219 о получении по счет-фактуре №85 от ОАО «БИКОМ» г.Санкт-Петербург тестоокруглителя CR-310GM может быть принята во внимание, как документ, подтверждающий, что до даты приоритета 14 мая 2003 года патента №2247500 имело место хранение для целей введения в оборот машины округления заготовок теста CR-310 фирмы «Glimek» (Швеция), полная тождественность которой изобретению, охарактеризованному в независимом пункте формулы изобретения по патенту №2247500 от 14 мая 2003 года, была подтверждена экспертом Куликовым в заключении от 11 апреля 2011 года.

Однако исследованные доказательства не позволяют признать этот вывод эксперта об объеме преждепользования достоверным. В заключении эксперта содержится вывод о том, что публикации в открытых источниках содержат словесное название признака в опубликованном патенте, что само по себе не является основанием создания спорной машины, поскольку публикация не содержит в себе всей существенной информации. Нет достаточных оснований утверждать, что в карточке складского учета материалов № 22 по «тестоокруглителю БТО» речь идет о машине, содержащей все при­знаки изобретения. В карточке машина указана в качестве остатка за 2002 год. Ни модели машины, ни ее конструкции, ни даты производства из карточки не следует.

Для вывода о тождественности решений должны присутствовать все признаки формулы патента, че­го в данном случае не установлено.

Согласно заключению идентификационной экспертизы ООО «НПП Контакт» от 23 октября 2013 года к экспертизе предъявлены документы: паспорт «Руководство по эксплуатации» (машины тестоокруглительные БТО, модель «БТО-50Р» (ЗАО «Белогорье») на русском языке), USER MANVAL «Cone Rounder CR-310» (Glimek) на иностранном языке и перевод на русский язык Руководства по эксплуатации (Тестоокруглитель «CR-310» Glimek). Предъявленная документация имеет разное количество страниц, однако имеются страницы, на которых находится практически одинаковая информация с идентичными иллюстрациями и идентичным описанием оборудования.

Согласно проведенным исследованиям установлено, что оборудование: машина тестоокруглительная БТО, модель «БТО-50Р» ЗАО «Белогорье» и тестоокруглитель CR-310 фирмы «Glimek», имеют общие признаки и, следовательно, тождественны, то есть схожи по многим параметрам. На всех чертежах и иллюстрациях, где имеются надписи «Glimek», «CR-310» или «CR-250/260/300/310» в документе на иностранном языке, надписи отсутствуют в русскоязычном документе. Исключение составляет надпись «Glimek» на страницах русскоязычного документа №№15-21 и 23, что позволяет сделать вывод о том, что электрические схемы тестоокруглителя модели «БТО-50Р» разработаны фирмой «Glimek», которая является производителем тестоокруглителя «CR-310». Эксперт считает, что можно сделать вывод о том, что Руководство по эксплуатации тестоокруглительной машины модели «БТО-50Р» (ЗАО «Белогорье»), является фактически переводом Руководства по эксплуатации тестоокруглительной машины модели «Cone Rounder CR-310» (фирмы «Glimek»).

Рассматривая встречное исковое заявление, исследовав указанные обстоятельства и представленные доказательства, суд исходит из следующего.

В соответствии со ст. 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Статьей 1354 ГК РФ предусмотрено, что патент на изобретение удостоверяет приоритет изобретения, авторство и исключительное право на изобретение. Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи (п. 2 ст. 1375 и п. 2 ст. 1376 ГК РФ).

Согласно ч. 3 ст. 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 указанной статьи.

При установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства: а) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению. Сама тождественность решения, использованного преждепользователем, доказывается судебной экспертизой; б) независимость создания тождественного решения. Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя: это означает, что решение "не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент на полезную модель", в) добросовестность использования решения, г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта, д) объем преждепользования.

В этой связи, установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета изобретения, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования, право преждепользования - это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета).

Таким образом, при заявлении лица о праве преждепользования на указанное лицо возлагается бремя доказывания объема использования и представления соответствующего доказательства такого объема.

С учетом проведенной судебной экспертизы, достоверных доказательств, подтверждающих объем преждепользования, не выявлено. Оценивая все представленные в материалы дела доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о том, что истцом ранее даты приоритета изобретения по патентам №2246833, №2247500 не использовалось изобретение, содержащееся в формуле изобретения истца. Исходя из выводов экспертов и материалов дела, оснований к удовлетворению встречного искового заявления не имеется.

Учитывая отсутствие оснований для удовлетворения встречного иска по существу, доводы ЗАО НПП фирма «Восход» об истечении срока исковой давности не имеют правового значения.

Рассматривая требование ЗАО НПП фирма «Восход» о взыскании 15 060 000 руб. упущенной выгоды в связи с использование ЗАО «Белогорье» патентов № 2246833 и № 2247500 суд исходит из следующего.

В силу положений статьи 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Су­да РФ, изложенными в пунктах 10, 11 Постановления ВС РФ №6 и ВАС РФ №8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" при определении размера упущенной выгоды (в том чис­ле при установлении объема получаемых доходов) необходимо учитывать требование об определении объема затрат, которые понес или мог понести кредитор и (или) производи­тель (поставщик, продавец) в связи с извлечением доходов при производстве (поставке, продаже и т.д.) товара (продукции).

В рамках рассматриваемого спора при расчете убытков в форме упущенной выгоды (неполученного дохода, включая объем до­ходов ответчика как причинителя убытков) надлежит учитывать себестоимость произ­водимой продукции, определяя чистый доход (выгоду) ответчика, полученный от из­готовления и реализации контрафактной продукции.

Размер неполученного дохода (упущенной выгоды) должен определяться с учетом разумных затрат, которые кредитор должен был понести, если бы обязательство было ис­полнено. Подтверждение размера затрат, подлежащих исключению из суммы упущенной выгоды, может осуществляться первичными, в том числе бухгалтерскими, документами.

Помимо прочего, учитывая требования п. 1 ст. 404 ГК, кредитор должен принять меры к уменьшению убытков. Таким образом, суду необходимо исследовать и данные обстоятельства.

При подаче иска Фирма «Восход» указала, что приобретённая «Машина тестоокруглительная БТО, модель «БТО-50 Р» по договору купли-продажи ООО «Лекс» у Общества имеет серийный номер 101 и дату изготовления 19 февраля 2009 года. На основании этого Фирма «Восход» сделала вывод о том, что Общество произвело и продало, по меньшей мере, 101 изделие.

ЗАО «Белогорье» заявило об истечении срока исковой давности по требованию о взыскании убытков. Сослалось на несостоятельность довода истца о том, что ему стало известно о нарушении его прав после приобретения посредством ООО «Лекс» тестоокруглительной машины. Из представленных документов и пояснений истца следует, что Фирма «Восход» заключила договор с группой компаний «Альфа-Информ» об оказании детективных услуг по оказанию помощи и содействия по факту предотвращения незаконных действий со стороны ЗАО «Белогорье» еще 1 ноября 2008 года. Таким образом, обращаясь в группу компаний «Альфа-Информ» за оказанием помощи по факту предотвращения незаконных действий со стороны ЗАО «Белогорье», истец уже 01 ноября 2008 года знал о якобы незаконных действиях ЗАО «Белогорье».

В силу п.1 ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Суд учитывает, что в октябре 2002 года ЗАО «Белогорье» выставило машину БТО на выставке «Современное хлебопечение», участниками которой были в том числе и ЗАО НПП фирма «Восход», и ЗАО «Белогорье». Одновременное участие в выставке сторонами в ходе рассмотрения дела не оспаривалось. С учетом обстоятельств данного дела, суд соглашается с доводом общества о том, что с указанного времени выставления ЗАО «Белогорье» промышленного образца на выставке «Современное хлебопечение», Фирма должна была узнать о нарушении своего права.

Доказательства, свидетельствующих о принятии в указанный период Фирмой каких-либо действий, направленных на установление нарушений ее прав суду не представлены. При должной степени заботливости и осмотрительности, истец, как участник гражданских правоотношений, должен был узнать о возможных нарушениях его прав при приобретении машины в любое время после демонстрации изделия на выставке.

Довод о том, что нормы Гражданского кодекса Российской Федерации не содержат указания на начало течения срока исковой давности с момента, когда лицо могло узнать о нарушении права, не может быть истолкован как условие, ограничивающее применение судом института исковой давности.

Начало течения срока исковой давности связывается законодателем с субъективным моментом, т.е. моментом, когда потерпевший узнал или должен был узнать о нарушении своего права (ст.200 ГК РФ).

Согласно правовой позиции Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 15 постановления N 18/15 от 15.11.2001 и от 12.11.2001 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", в соответствии со статьей 203 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке.

Суд критически оценивает все последующие пояснения Фирмы об ином сроке, когда ей стало известно о нарушении ответчиком ее прав. Утверждение ЗАО НПП фирма «Восход» об обращении в Группу компаний «Альфа-Информ» в связи с снижением количества проданных машин и выручки от их продажи противоречит материалам дела. В заключении эксперта-экономиста (т.14 л.д.206) отмечен в 2007-2008 году рост продаж и выручки Фирмы.

Исходя из утверждения самой Фирмы в исковом заявлении о моменте, когда ей стало известно о нарушении права и учитывая, что истец обратился в арбитражный суд с исковым заявлением 28 февраля 2012 года, суд приходит к выводу об обращении ЗАО НПП фирма «Восход» в суд спустя почти три месяца после истечения срока на обращение с иском в суд.

Данных, свидетельствующих о невозможности ЗАО НПП фирма "Восход" реализовать свое право на обращение в суд с иском о взыскании убытков за период с 2002 года в пределах срока исковой давности у суда не имеется.

На основании ст.199 ГК РФ, требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК РФ).

В связи с истечением срока исковой давности в соответствии со ст. 199 ГК РФ, требования Фирмы «Восход» о взыскании упущенной выгоды за период до 28 февраля 2009 года подлежат отклонению.

Отказывая в удовлетворении требования ЗАО НПП фирма "Восход" о взыскании убытков суд исходит из следующего.

Для удовлетворения требования о возмещении убытков лицо, требующее их возмещения, должно доказать факт нарушения обязательства, наличие причинной связи между допущенным нарушением и возникшими убытками, а также их размер.

По ходатайству Фирмы «Восход» определением суда от 21 июня 2013 года назначена судебная экспертиза. На разрешение эксперта поставлены вопросы:

- каковы структура и размер убытков ЗАО Научно-производственное

предприятие фирма «Восход» (как патентообладателя изобретений «Машина

округления заготовок теста», патент РФ №2247500 и «Машина округления

заготовок теста», патент РФ №2246833) от использования ЗАО «Белогорье» при

производстве 101 единицы изделий «Машина тестоокруглителъная БТО-50, БТО-50Р, БТО-50у БТО-50э» патентов РФ № 2247500 и № 2246833 за период с 2003 года по 2010 годы?

- каковы структура и размер убытков ЗАО Научно-производственное

предприятие фирма «Восход» (как патентообладателя изобретений «Машина

округления заготовок теста», патент РФ №2247500 и «Машина округления

заготовок теста», патент РФ №2246833) от использования ЗАО «Белогорье» при

производстве изделий «Машина тестоокруглителъная БТО-50, БТО-50Р, БТО-50у БТО-50э» патентов РФ № 2247500 и № 2246833 за период с 02 марта 2009 года по 2010 год?

В заключении от 05 ноября 2013 года, отвечая на вопрос, предложенный Фирмой эксперт Костин А.В. указал, что размер убытков ЗАО НПП фирма «Восход» от использования ЗАО «Белогорье» при производстве 101 единицы изделий «Машина тестоокруглителъная БТО-50, БТО-50Р, БТО-50у БТО-50э» патентов РФ № 2247500 и № 2246833 за период с 02 марта 2009 года по 2010 год составляет 16 560 000 руб.

Размер убытков ЗАО НПП «Восход» от использования ЗАО «Белогорье» при

производстве изделий «Машина тестоокруглителъная БТО-50, БТО-50Р, БТО-50у БТО-50э» патентов РФ № 2247500 и № 2246833 за период с 02 марта 2009 года по 2010 год составляет 4 990 000 руб., из которых 3 490 000 значение упущенной выгоды и 1 499 042 руб. 32 коп. (округленно 1 500 000 руб.) расходы по восстановлению нарушенного права.

При этом в заключении эксперта (т.14 л.д.147) указано, что в материалах дела № А08-2171/2012 и в поставленных судом вопросах имеются неопределенность в отношении сведений о точных датах начала и окончания нарушения и о количе­стве контрафактных изделий за год, изготовленных ЗАО «Белогорье» с использова­нием патентов РФ № 2247500 и № 2246833 за период с 2003 по 2010 год. Экспертом для целей расчетов по первому вопросу в качестве начальной даты периода нарушения из двух спорных дат принята дата, соответствующая дате реги­страции патента РФ № 2247500 в государственном реестре изобретений РФ – 10 марта 2005 года. При этом, общее количество изготовленных ЗАО "Белогорье" изделий - 101 единица эксперт делит на меньшее количество дней. Рассчитанное количество эксперт применяет к периоду, указанному во втором вопросе определения суда.

Таким образом, принятое экспертом к расчету упущенной выгоды количество, произведенных ЗАО «Белогорье» тестоокруглительных машин за период с 02 марта 2009 года по 2010 год не соответствует представленным в материалы дела первичным документам.

Из пояснений представителя общества следует, что с 2009 года ЗАО «Белогорье» произвело 12 разных машин БТО. Вопросы тождественности были исследованы в экспертных заключениях Рыбиной Н.А. и Токтаревой Т.М., эксперты о тождественности «Машина тестоокруглительная» БТО -50у, БТО - 50э выводов не делали. Расчет убытков основанный на 101 машине Общество считало неправоме­рным, влекущим необоснованное завышение суммы убытков.

Первичные документы (журнал и накладные) содержат различные сведения о наименовании и количестве реализованных тестоокруглительных машин БТО-50.

Себестоимость про­изводимой продукции ответчика к расчету не принималась. Эксперт указал, что данные из справки ЗАО "Белогорье" 29 октября 2013 года о себестоимости единицы продукции за период 2003-2010 в расчете не использовались, так как в ней содержится, по мнению эксперта, неопределенная информация о себестоимости (не указано о том, что себестои­мость указана с НДС или без НДС). Справка о себестоимости единицы про­дукции ЗАО «Белогорье» без учета НДС приобщена к заключению (т.14 л.д.76).

Сведения о рентабельности продаж ЗАО "Белогорье" также не использовались в расчете, так как они существенно ниже среднеотраслевых показателей. При этом, не отражено каким образом это привело бы к завышению результата рас­чета убытков. Показатель рентабельности определен на основании данных ЗАО "НПП Фирма Восход" о рентабельности продаж тестоокруглителей.

Как отражено в заключении эксперта, упущенная выгода определялась на основе расчета суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в со­ответствие со ст.395 ГК РФ. При этом в заключении не указано какой процент применен экспертом.

В судебном заседании эксперт Костин А.В. в соответствии со ст. 86 АПК РФ ответил на вопросы сторон и суда и дал пояснения по экспертному заключению.

Эксперт пояснил, что диплома о высшем экономическом образовании не имеет. Указал, что выводы экспертного заключения не носят однозначный характер, имеют погрешность с учетом объема представленных доказательств. В экспертном заключении выдан диапазон, и выводы находятся в середине диапазона. Проанализировав данные, полученные от истца и от ответчика, эксперт исходил из большего значения упущенной выгоды, руководствуясь статьей 15 ГК РФ. Исходя из теории и существующей практики, при оценке убытков анализируются неполученные доходы правообладателя либо доходы, полученные нарушителем. Эксперт исходил их большего значения. При исследовании определен точно период, в течение которого нарушались права. С использованием метода нечеткой логики проведен расчет неполученных доходов фирмы Восход как патентообладателя и доходы, которые получены ЗАО «Белогорье» от реализации 101 единицы изделий. Поскольку нарушение происходило в течение длительного периода, проведен расчет цен по каждому году. С учетом неопределенности проведено моделирование граничных условий. По второму количество машин произведено расчетным путем. Определено количество машин 24. Упущенная выгода рассчитана как неполученный доход по лицензионному договору. Сделаны расчеты по моделированию цены продаж. Конкретные цифры продаж ЗАО «Белогорье не фигурируют в расчетах. Расчет показателей рентабельности Фирмы «Восход» произведен, чтобы определить справедливую ставку роялти, которая позволяет определить ставку лицензионных платежей. Показатели ЗАО Белогорье не были использованы, поскольку они ниже отраслевых. Эксперт пояснил, что в приказе ФНС есть показатели отраслевой рентабельности они 7-8%, эксперт посчитал их объективными и взял за основу. Принимая во внимание, что убытки носят определенный временной характер, при расчете упущенной выгоды эксперт ориентировался на ставку банковского процента.

В соответствии с Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости интеллектуальной собственности, утвержденными Министерством имущества Российской Федерации от 26.11.2002 N СК-4/21297 при определении рыночной стоимости следует учитывать, в том числе, такие факторы, как текущее использование объекта интеллектуальной собственности; наиболее вероятные емкость и долю рынка, издержки на производство и реализацию продукции, выпускаемую с использованием объекта интеллектуальной собственности; объем и временную структуру инвестиций, требуемых для освоения и использования объекта интеллектуальной собственности в той или иной отрасли; стадии разработки и освоения объекта интеллектуальной собственности; возможность и степень правовой защиты; объем передаваемых прав и других условий договоров о создании и использовании объекта интеллектуальной собственности; способ выплаты вознаграждения за использование объекта интеллектуальной собственности и другие.

Поскольку заключение от 05 ноября 2013 года о величине убытков ЗАО НПП фирма "Восход" не соответствует требованиям ст. 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принципам обоснованности, однозначности и проверяемости, достоверности, заключение не может быть принято судом в качестве доказательства обоснованности размера взыскиваемой истцом упущенной выгоды.

Наличие или отсутствие причинно-следственной связи между противоправным по­ведением ответчика и причиненными убытками в указанной в заключении сумме является неотъемлемым элементом и основным признаком для привлечения ответчика к граждан­ско-правовой ответственности в форме возмещения убытков. Отсутствие данного причинной связи исключает возможность удовлетворения требования о взыскании убытков.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в соответствии со ст. 71 АПК РФ, исходя из обстоятельств дела, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований, поскольку истцом не представлено каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что снижение количества проданных Фирмой «Восход» ТО 4 стало результатом действий ЗАО «Белогорье». Таким образом, причинно-следственная связь между упущенной истцом выгодой и действиями ответчика не установлена.

Принимая во внимание, что истцом доказаны факт причинения убытков, наличие причинной связи между убытками и поведением ответчика, документально подтвержден размер убытков, оснований к удовлетворению требования ЗАО НПП фирма "Восход" о взыскании упущенной выгоды не имеется.

В соответствии со ст. 106, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы на проведение экспертиз и по государственной пошлине суд относит на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь ст. 110, 167-170, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Иск ЗАО НПП фирма "Восход" удовлетворить частично.

Взыскать с ЗАО "Белогорье" (ИНН 3120006232, ОГРН 1023100006533) в пользу ЗАО НПП фирма "Восход" (ИНН 6455005525, ОГРН 1026403349180) 1 499 042 руб. реального ущерба, 9 577 руб. 33 коп. в счет возмещения судебных расходов по государственной пошлине, 18 105 руб. 42 коп. в счет возмещения расходов на проведение судебных экспертиз, а всего 1 526 724 руб. 75 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

В остальной части в удовлетворении иска ЗАО НПП фирма "Восход" отказать.

Выдать ЗАО НПП фирма "Восход" (ИНН 6455005525, ОГРН 1026403349180) справку на возврат из федерального бюджета 10 897 руб. 14 коп. государственной пошлины.

В удовлетворении встречного иска ЗАО "Белогорье" отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня вынесения решения через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья

М.П. Каверина

RosPravosudie.com - cтраница 32 из 32