_1-89 (1)

Ще одна особливість форми договорів у сфері інтелектуальної діяльності стосується об'єктів промислової власності. Відповідно до п. 8 ст. 28 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” договори про передачу права власності на винахід (корисну модель) і ліцензійний договір набувають чинності за умови, що вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами. Зазначені договори набувають чинності стосовно будь-якої іншої особи лише після їхньої реєстрації в Установі. При цьому строк реєстрації ліцензійного договору не повинен перевищувати 2 місяців. Процедура реєстрації зазначених договорів регулюється Інструкцією про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі) від 21 червня 1995 р. У Інструкції, зокрема, зазначається, що дані договори можуть укладатися лише в межах строку чинності патенту, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту в офіційному бюлетені. Такі норми містяться і в законодавстві України про промислові зразки. Зазначені Інструкції чітко визначають порядок розгляду договорів про передачу права власності на об'єкт промислової власності та ліцензійного договору на його використання та їх реєстрацію. Розгляд та реєстрація цих договорів в Установі має своєю метою облік цих договорів та контроль за їхнім змістом, що необхідно для належного захисту інтересів суб'єктів права промислової власності. Дії, пов'язані з реєстрацією договору (ліцензійного договору), за дорученням власника патенту може здійснювати представник у справах інтелектуальної власності або інша довірена особа. Але при цьому варто пам'ятати, що за договором виключної ліцензії ліцензіат має право видавати субліцензію на використання об'єкта промислової власності. Договір субліцензії також підлягає розгляду та реєстрації в Установі. У разі виконання зазначених дій представником у справах інтелектуальної власності до заяви про розгляд і реєстрацію договору має бути додано доручення, оформлене належним чином.

Сучасні технічні засоби зв'язку впроваджують у практику ще одну форму укладання договорів, яка є і не усною, і не письмовою. Це може бути просто обмін документами засобами поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного та інших видів зв'язку. При цьому перелік засобів зв'язку не є вичерпним, можуть появлятися й нові. За таким способом обміну документами з метою не допустити будь-яке втручання третіх небажаних осіб користуються спеціальними засобами захисту такого зв'язку. Наприклад, спеціальне кодове ім'я, яке відоме обмеженому колу осіб, факсимільний зв'язок, за яким контрагенту

направляється проект підписаного ним договору. Інша сторона, одержавши договір і погодившись із його умовами й змістом, підписує й направляє таким же способом першій стороні. Таким чином, перша сторона має підписаний нею оригінал, і факсимільне відтворення тексту договору, підписаного другою стороною. При виникненні спору кожна зі сторін має документ, ідентично відображаючий зміст договору, із дійсними підписами сторін, які підтверджують факт укладення договору.

85. Характеристика ліцензійного договору Ліцензійний договір – це цивільно-правовий договір, згідно з яким одна сторона

– ліцензіар – на оплатній основі надає іншій стороні договору – ліцензіату – право на використання об’єктів промислової власності. Результатом укладання та реєстрації ліцензійного договору в Державній службі інтелектуальної власності є видача ліцензії. Ліцензія – це дозвіл на використання винаходу або іншого технічного досягнення, який надається на основі ліцензійного договору або судового чи адміністративного рішення компетентного державного органу.

Виділяють такі види ліцензій:

•проста ліцензія – ліцензіар надає ліцензіату право використовувати об’єкт ліцензії в установлених договорами рамках, але залишає за собою право використовувати його на тій же території, надавати ліцензії на таких же умовах необмеженому колу осіб (ліцензіат не має права видавати субліцензії). Цей вид ліцензії закріплений в законодавстві України під назвою “невиключна ліцензія”;

•виключна ліцензія – ліцензіар надає ліцензіату виключне право на використання об’єкта ліцензії у встановлених договором рамках, власник свідоцтва (патенту) відмовляється від самостійного використання та надання ліцензій іншим особам;

•повна ліцензія – надає ліцензіату весь спектр прав, які витікають зі свідоцтва (патенту). Ліцензіат користується правами протягом строку дії такого свідоцтва (патенту). Цей вид ліцензії не знайшов свого відображення та закріплення в законодавстві України, оскільки, його

охоплює поняттям “виключна ліцензія”.

Чинне законодавство України досить детально регламентує питання укладення та виконання ліцензійних договорів на такі об’єкти промислової власності:

•винаходи та корисні моделі – Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (п. 2, п. 7 ст. 28), Наказ МОН “Про

затвердження Інструкції про надання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу прав власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)”

від 16 липня 2001 р. № 521;

•сорти рослин – Закон України “Про охорону прав на сорти рослин” (ст. 4, п. 3 ст. 9), Наказ МОН “Про затвердження Інструкції про розгляд та реєстрацію договору про передачу права на патент на сорт та ліцензійного договору про використання сорту” від 16 січня 2002 р. № 24;

•знаки (міжнародні знаки) для товарів і послуг (далі – товарні знаки) – Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”від 15 грудня 1993 р. № 3689-12 (далі – Закон про товарні знаки), Інструкція про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг,

затверджена наказом МОН від 3 серпня 2001 р. № 576 (далі – Інструкція). Окрім зазначених вище, до законодавчих актів з питань укладення ліцензійних

договорів про передачу прав на використання товарних знаків, національне законодавство включає й міжнародні договори та конвенції.

Серед основних міжнародних правових актів, які регулюють відносини в даній сфері, можна назвати Договір про закони щодо товарних знаків від 27 жовтня 1994 р. (чинний на території України з 1 серпня 1996 р.); Мадридську угоду про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. (Україна є учасницею з 25 грудня 1991 р.) та Протокол до неї від 28 червня 1989 р. (ратифікований 29 грудня 2000 р.); Паризьку конвенцію про охорону промислової власності від 20 березня 1883 р. (ратифікована 17 листопада 1999 р.).

З урахуванням природи ліцензійного договору законодавство передбачає, що в ліцензійному договорі визначаються: 1) вид ліцензії; 2) сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо); 3) розмір, порядок і строки виплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності; 4) якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої грошової суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору (частини 3, 8 ст. 1109 ЦК).

Коли ліцензійний договір укладається стосовно торговельної марки, то він має містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови (п. 8 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"1). Ця умова договору є істотною для ліцензійного договору стосовно торговельної марки. У випадку її відсутності договір вважається неукладеним. Таким чином здійснюється захист прав споживача, для якого торговельна марка служить перш за все гарантією певної якості товару.

Однак деякі із вищезазначених умов ліцензійного договору, закріплених у ч. З ст. 1109 ЦК (такі як вид ліцензії, територія та строк), можуть бути відсутніми, оскільки діятиме загальне правило, передбачене ЦК. Ця обставина перетворює зазначені умови з істотних у звичайні, а тому навіть при відсутності цих умов у договорі договір вважається укладеним.

Зокрема, якщо у договорі не зазначено вид ліцензії, то вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія (ч. 4 ст. 1109 ЦК). Що стосується сфери використання об'єкта права інтелектуальної власності, то у разі відсутності в договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України (ч. 7 ст. 1109 ЦК).

Законодавець зазначає, що ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності. У разі відсутності у договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п'ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово іншу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений строк. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін (частини 1,3 ст. 1110 ЦК).

Слід враховувати, що права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Положення ЦК закріплюють, що ліцензіар може відмовитися від ліцензійного договору у разі порушення ліцензіатом встановленого договором терміну початку використання об'єкта права інтелектуальної власності (ч. 2 ст. 1110 ЦК).

Умовами ліцензійного договору може бути надано право ліцензіату укладати субліцензійний договір. За цим договором ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання об'єкта права інтелектуальної власності. У цьому разі відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцензійним договором (п. 2 ст. 1109 ЦК).

Винагорода за наданий дозвіл може бути встановлена у вигляді фіксованої грошової суми (паушальний платіж), періодичних платежів (роялті) чи їх поєднання (комбінованих платежів).

86. Характеристика договорів про передання виключних майнових прав Стаття 1113.ЦК:

За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності одна сторона (особа, що має виключні майнові права) передає другій стороні частково або у повному складі ці права відповідно до закону та на визначених договором умовах.

За загальною характеристкою він є: двостроннім; реальним;відплатним.

На відміну від ліцензійного договору, цей договір передбачає передання всіх або частини виключних майнових прав інтелектуальної власності особою, якій такі права належать, іншій особі.

Ліцензіар, крім випадків виключної ліцензії, зберігає право використовувати відповідний об’єкт, в тому числі у сфері, обмеженій дією ліцензії.

Ліцензійний договір має строковий характер. Договір про передання виключних прав передбачає безповоротне передання (відчуження) виключних майнових прав інтелектуальної власності.

Цей договір не поширюється на майнові права інтелектуальної власності на такі об’єкти:

1)наукові відкриття;

2)географічне зазначення;

3)комерційне найменування (лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права 6належать – ч.2 ст. 490 ЦК).

Предметом цього договору є виключні майнові права на певний об’єкт права інтелектуальної власності (як частина цих прав, так і всі права у повному складі).

У ч.3 ст. 1113 ЦК встановлено перелік умов, що не можуть бути предметом цього договору:

-умови, що погіршують становище творця відповідного об’єкта або його спадкоємців порівняно зі становищем, передбаченим ЦК чи іншим законом;

-умови щодо обмеження права творця на створення інших об’єктів інтелектуальної власності.

87. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності

На підставі договору про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності одна сторона (творець-автор, винахідник тощо) зобов'язується створити в установлений строк об'єкт права інтелектуальної власності відповідно до вимог другої сторони (замовника).

На відміну від ліцензійного договору та договору про передання прав інтелектуальної власності, даний договір укладається ще до моменту створення об'єкта інтелектуальної власності з метою його подальшого використання. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта інтелектуальної власності, як правило, застосовується у межах системи авторського права, та дещо у меншому масштабі у сфері цивільного обороту об'єктів промислової власності.

Результати технічної творчості та засоби індивідуалізації для надання їм правової охорони, на відміну від творів літератури, науки чи мистецтва, мають бути належним чином кваліфіковані як об'єкти промислової власності. Лише після їх державної реєстрації та видачі відповідного правоохоронного документа (патенту чи свідоцтва) можливе використання комплексу прав, що випливають з їх реєстрації. Тому такий договір у сфері промислової власності повинен передбачати не лише створення результату творчості, але і його подальше патентування та використання на підставі одержаного правоохоронного документа.

Договір про створення за замовленням і використання об'єкта промислової власності має визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником (ч. 2 ст. 1112 ЦК України) та не може містити будь-які обмеження прав творця на

створення інших об'єктів. Умови щодо обмеження прав творця на створення нових об'єктів є нікчемними.

До умов договору про створення за замовленням та використання об'єкта інтелектуальної власності належать: строк створення об'єкта інтелектуальної власності творцем; обсяг прав, що передаються замовникові на створений у результаті виконання договору об'єкт інтелектуальної власності; строк дії договору; способи та умови використання об'єкта інтелектуальної власності замовником; розмір і порядок виплати винагороди творцеві, а також всі інші умови щодо яких за вимогою однієї з сторін має бути досягнута згода.

Особливістю договору про створення за замовленням і використання об'єкта промислової власності є фіксація умови про розподіл майнових прав на створений об'єкт. У разі її непогодження сторонами, застосовується правило ст. 430 ЦК України, що вказує на спільну належність майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням, творцеві цього об'єкта та замовникові, якщо інше не встановлено договором. Тому у договорі має бути погоджений механізм розподілу прав на результат творчості, створений за замовленням.

4Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замовника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на цей твір залишаються за його автором, якщо інше не встановлено договором. Слід враховувати, що автор у будь-якому випадку має невідчужуване право на одержання грошової суми у розмірі п'яти відсотків від суми кожного продажу оригіналу художнього твору чи оригіналу рукопису літературного твору, наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором. Зазначена сума сплачується продавцем оригіналу твору. Дане право, відповідно до ст. 448 ЦК України, переходить також до спадкоємців автора твору та спадкоємців цих спадкоємців і діє до спливу строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір.

Цей договір є: двостороннім; консенсуальним; відплатним.

На відміну від ліцензійного договору, на момент укладення цього договору відповідного об’єкта права інтелектуальної власності ще не існує (його створення є одним із обов’язків творця).

Від договору підряду відрізняється:

-Різним є характер виконуваної роботи: роботя творця є творчою, а її результатом є створення об’єкта права інтелектуальної власності (складання вірша,

написання картини тощо). Робота ж підрядчика не є творчою – вона має, як правило, технічний характер (ремонт квартири, пошиття одягу тощо).

-На відміну від ліцензійного договору однією із сторін цього договору (особою, яка виконує замовлення) може бути лише фізична особа, тобто, творець твору.

-Метою цього договору є не лише створення, але використання створеного твору. Тому, відповідно до ч.2 ст. 1112 ЦК договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності повинен визначати способи та умови використання цього об'єкта замовником.

88. Поняття та предмет договору комерційної концесії Договір комерційної концесії - це договір, за яким одна сторона

(правоволоділець) зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг

(ст. 1115 ЦК).

Правова характеристика договору: консенсуальный, двосторонній, оплатний. На сьогоднішній день сфера застосування комерційної концесії охоплює

різноманітні види бізнесу. За цією схемою в Україні працюють, зокрема «Макдональдс», «Піца-хат», «Білла», «1C», «Лукойл-Україна», «ТНК-Україна», «Кодак», «Кока-кола», «Фанта» та інші.

Договір комерційної концесії є новим для законодавства України і в ньому можна знайти певні елементи інших відомих договорів. Зокрема, ліцензійного договору (надання дозволу на використання об’єктів права інтелектуальної власності), договору про спільну діяльність (співробітництво, спрямоване на досягнення певного результату), договору купівлі-продажу (оплатна передача матеріалів), договору комісії (можливе укладення правочинів з метою задоволення інтересів правоволодільця) та інших договорів.

Однак кожна з цих рис є лише однією з граней договору комерційної концесії. Так, на відміну від договорів доручення та комісії користувач діє без доручення правоволодільця і за свій власний рахунок. До того ж користувач сам сплачує винагороду за можливість скористатися комплексом виключних прав правоволодільця у своїй підприємницькій діяльності. Тому наявність схожих з іншими договорами рис не перетворює зазначений договір у змішаний чи комплексний.

Договір комерційної концесії - самостійний цивільно-правовий договір, про що свідчить виділення спеціальної гл. 76 ЦК, норми якої регулюють цей договір.

Укладення договору комерційної концесії переслідує мету отримати однією особою дозвіл на використання об’єктів інтелектуальної власності та комерційного досвіду для успішної реалізації товарів, надання послуг чи виконання робіт і впливати таким чином на розширення ділової репутації іншої особи. З позиції користувача - це можливість використання у підприємницькій діяльності комплексу виключних прав контрагента, а правоволодільця - створення виробничої, торгової чи збутової ланки в мережі свого бізнесу для просунення товарів чи послуг, розширення ринку їх збуту.

Таким чином, в укладенні договору комерційної концесії заінтересовані обидві сторони. Перевагами для правоволодільця є можливість у досить стислі строки створити розгалужену мережу бізнесу, здійснювати своєрідну рекламу без особливих зайвих капіталовкладень, додатково отримувати прибутки при відсутності безпосереднього ризику підприємницької діяльності. Користувач у свою чергу має можливість не розпочинати з нуля при освоєнні й завоюванні ринку, а скористатися уже певною діловою репутацією іншої особи, що значно скорочує витрати і підвищує ефективність капіталовкладень, зумовлює певну стабільність на ринку та значно знижує ступінь підприємницького ризику.

Якщо розглядати значення договору комерційної концесії з точки зору кінцевого результату для споживачів, то за допомогою зазначеної правової конструкції є можливість досить швидко наповнити ринок якісними товарами, роботами та послугами з дотриманням певних стандартів діяльності правоволодільця.

Предметом договору комерційної концесії є право на використання трьох складових: 1) об’єктів права інтелектуальної власності (комерційних найменувань, торговельних марок, промислових зразків, винаходів, творів, комерційних таємниць тощо); 2) комерційного досвіду; 3) ділової репутації.

Таким чином, ліцензійні зобов’язання є лише одним із елементів предмета договору комерційної концесії.

Комерційний досвід і ділова репутація не є об’єктами інтелектуальної власності. Надання можливості їх використання є особливістю договору комерційної концесії і підставою розмежування з ліцензійним договором.

Комерційний досвід є результатом набутих правоволодільцем знань і навиків у зв’язку з тривалою працею в певній сфері підприємницької діяльності. До того ж

правоволоділець бере на себе обов’язок надавати користувачеві комерційну, технічну і організаційну допомогу.

Що стосується ділової репутації, то право на її використання надається опосередковано - шляхом використання засобів індивідуалізації (комерційних найменувань чи торговельних марок) правоволодільця.

Договором комерційної концесії може бути передбачено використання предмета договору із зазначенням або без зазначення території використання щодо певної сфери цивільного обороту.

Особливість договору комерційної концесії полягає в тому, що сторонами можуть бути лише фізичні та юридичні особи, які є суб’єктами підприємницької діяльності.

Правоволоділець - виробник товарів (робіт, послуг), який використовує належні йому права в підприємницькій діяльності, має комерційний досвід і ділову репутацію та заінтересований в розширенні свого бізнесу.

Користувач - юридична або фізична особа, зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності, яка має намір скористатися комплексом прав правоволодільця.

Як і в договорах доручення і комісії, у договорі комерційної концесії можна виділити внутрішні і зовнішні правовідносини.

Внутрішні відносини складаються безпосередньо між сторонами договору комерційної концесії - правоволодільцем і користувачем. Зовнішні відносини виникають між користувачем і третіми особами (при укладенні договорів купівлі- продажу, підряду тощо) в процесі використання предмета договору комерційної концесії.

Договір комерційної концесії укладається у письмовій формі. У разі недодержання письмової форми цього договору він є нікчемним. Цей випадок є винятком із загального правила. Більш строгий підхід законодавця стосовно форми зазначеного договору можна пояснити тим, що він застосовується лише в сфері підприємницької діяльності, а тому є потреба стабілізувати відносини в цивільному обороті.

До того ж, якщо для сторін договір комерційної концесії є дійсним і моменту укладення у письмовій формі, то у відносинах з третіми особами сторони мають право посилатися на договір лише з моменту його державної реєстрації. Тобто при