!!Экзамен зачет 2023 год / Ворожевич. Монография пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя

§ 3.2. Допустимые возражения ответчика в рамках спора

первоначального иска. Устанавливается, что у истца не возникло исключительного права. Следовательно, ответчик не мог его нарушить.

На сегодняшней день в американском правопорядке предусмотрен аналогичный российскому административный порядок оспаривания действительности патента. Вместе с тем встречные иски о недействительности по-прежнему остаются важным инструментом борьбы с обвинениями в нарушении исключительного права, призванным быстро и эффективно разрешать ситуацию правовой неопределенности.

Различия механизмов признания патента недействительным в рамках немецкого, российского и англо-американского правопорядков

взначительной мере сопряжены с общими теоретико-методологичес- кими подходами к институту исключительного права и его защите.

Германскому пониманию права интеллектуальной собственности, как нами уже отмечалось, присуще строгое следование правилу: исключительное право, если оно было предоставлено конкретному субъекту, должно получать максимальную защиту. Соответственно,

вцелях максимально качественного и всестороннего исследования обстоятельств подобного спора считается, что суд не должен «отвлекаться» на возражения ответчика, связанные с патентом, но не с фактом нарушения, как то требование признать патент недействительным.

Сдругой стороны, в рамках американской правовой системы ключевой категорией применительно к патентным спорам является «баланс интересов». В этой связи американские правоприменители и законодатели стремятся учесть не только факт использования ОИС патентообладателя ответчиком, но и все возможные правомерные возражения последнего.

Примечательно и то, что в комментариях, обзорах, посвященных Единому патентному суду ЕС, в качестве обоснования возможности предъявления встречного иска о недействительности патента называется необходимость обеспечения баланса интересов патентообладателя и лиц, фактически использующих ОИС в инновационной деятельности1.

Таким образом, в качестве первого аргумента в пользу предоставления ответчикам в спорах о нарушении исключительного права возможности заявлять встречное требование о недействительности патента выступает обеспечение посредством него реального баланса интересов сторон. Требования о нарушении исключительного права

1 См., например: Harhoff D. Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Integrated European Patent Litigation System: Final Report. München, 2009.

281

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

инедействительности патента являются проявлением общего конфликта субъектов, заинтересованных в использовании спорного ОИС. В связи с этим важно обеспечить равные возможности сторон по ведению «борьбы за ОИС». Кроме того, как было доказано выше, объединение подобных требований в рамках одного спора снижает риск злоупотребления правами с обеих сторон.

Вторым определяющим обоснованием предоставления возможности ответчикам заявлять встречный иск о недействительности патента является эффективность процесса защиты интеллектуальных прав, чему отвечает оперативное устранение правовой неопределенности в отношении прав на конкретные разработки.

Вдоктрине можно встретить противопоставление американского

инемецкого подходов к порядку оспаривания патентов в рамках оппозиции: эффективность, быстрота, доступность (versus), качество, полнота исследования всех обстоятельств. Вместе с тем это вряд ли можно признать в полной мере корректным. По первым показателям американская система действительно выигрывает в сравнении с немецкой. Что же касается качества, то в данном аспекте не все так однозначно. Абстрагируясь от конкретных правовых систем, следует отметить, что качество в аспекте реализации института недействительности патентов, минимизации ошибок во многом сопряжено с квалификацией лиц, рассматривающих споры, с организационными нормами. Представляется, что если речь идет о специализированных судебных структурах, в рамках которых дела о нарушении исключительного права рассматриваются судьями, обладающими необходимыми познаниями в сфере интеллектуальной собственности, нет оснований полагать, что некие административные органы (или другой суд) в рамках отдельной процедуры более качественно рассмотрят вопрос о недействительности патента.

Доктрина эстоппеля: сущность, проблемы восприятия ее российской правовой системой

Как было отмечено Т. Аренсоном, эстоппель может быть лучшим возражением на обвинение в трудном споре. Он подходит для разнообразных фактических обстоятельств и обеспечивает много возможностей для отказа в иске1.

В силу действия доктрины эстоппеля субъект лишается возможности отрицать или утверждать определенный факт ввиду его собственного

1 Arenson T.L. The triumph of equity: equitable estoppel in modern litigation (http://ssrn. com/abstract=1013106)

282

§ 3.2. Допустимые возражения ответчика в рамках спора

предшествующего поведения, утверждения или отрицания, на которые полагалась и сообразно с которыми действовала другая сторона1.

Наибольшее распространение доктрина эстоппеля получила в американском правопорядке. В отношении патентных споров применяются несколько ее разновидностей. Рассмотрим две наиболее популярные из них:

а) patent equitable estoppel doctrine

Она применяется к правоотношениям между патентообладателем и предполагаемым нарушителем — лицом, использовавшим патент в своей деятельности, в ситуации, когда патентообладатель создал у последнего убеждение, что он не будет инициировать разбирательство о патентном нарушении.

Суть данного принципа может быть сформулирована следующим образом: «если субъект полностью полагается на заверения патентообладателя о том, что патент не будет приведен в действие, и если подобное заверение причинило нарушителю значительный вред, в защите исключительного права патентообладателю может быть отказано»2.

В деле Scholle Corp. v. Black-hawk Molding Co.3 суд установил следующее. Компания Scholle Corp. уведомила компанию Black-hawk Molding Co. о том, что последняя нарушает один из ее патентов. Компания Black-hawk Molding Co. попросила пояснить, какие конкретно элементы формулы патента нарушены, но ответа не последовало. Спустя три года компания Scholle Corp. подала иск к Black-hawk Molding Co. о патентном нарушении. Основываясь на доктрине эстоппеля, в иске суд отказал.

Среди недавних судебных споров примечательным является дело

Aspex Eyewear Inc. v. Clariti Eyewear, Inc.4

В 2003 г. компанией Clariti Eyewear была выпущена новая линия очков — AirMag со специфическими оправами. Компания Aspex Eyewear, Inc. незамедлительно предъявила претензию о нарушении ее патентов № 545 и 747. В ответ в марте 2003 г. компания Clariti Eyewear объявила истцу, что она не нарушает никаких его патентов, и запросила информацию о сущности патентов № 545 и 747. 12 мая 2003 г. истец вновь обвинил ответчика в нарушении его патентов, однако указал уже иные их номера. Оспариваемые ранее патенты № 545 и 747 среди

1Black’s Law Dictionary. St. Paul, Minn., 1990. P. 551.

2Mergers R.P., Kuhn J.M. An Estoppel Doctrine for Patented Standards // http:/ssrn.com/ abstract=1134000

3Scholle Corp. v. Black-hawk Molding Co., 133 F.3d 1469 (Fed. Cir. 1998).

4Aspex Eyewear, Inc. v. Clariti Eyewear, Inc., Nos. 09-1147, -1162 (Fed. Cir. May 24, 2010).

283

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

них перечислены не были. 26 мая 2003 г. ответчик снова сообщил, что не считает какие-либо патенты истца нарушенными.

Более чем на три года переговоры между сторонами прекратились. 23 августа 2006 г. истец вновь обратился к ответчику с претензией о нарушении его патентов, так как до него дошли сведения о том, что компания Clariti Eyewear производит продукт AirMag, нарушая при этом патент № 747. Компания Clariti Eyewear отказалась прекратить продажу AirMag. В марте 2007 г. компания Aspex Eyewear подала иск против компании Clariti Eyewear, утверждая, что очки AirMag производятся с использованием патента истца на оправы.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали позицию ответчика, признав поведение истца вводящим в заблуждение. Требования истца были отклонены на основании доктрины эстоппеля;

б) рrosecution history estoppel.

Данная разновидность патентного эстоппеля применяется в практике зарубежных судов к ситуациям, когда необходимо установить пределы распространения доктрины эквивалентов на притязания в отношении формулы изобретения, которые были отклонены во время оценки патентоспособности изобретения.

Как отмечается в литературе, объем патентных притязаний зависит не только от окончательной версии заявки, но и от дополнений, поправок, пояснений, сделанных патентными поверенными. Традиционный тест на эквивалентность заключается в установлении того, осуществляет ли спорное устройство такую же по существу функцию тем же по существу способом (путем), чтобы получить такой же по существу результат. Prosecution history estoppel препятствует включению в надлежащий объем притязаний патентообладателя того, от чего он отказался в процессе получения патента1.

В деле Warner-Jenkinson Co. Inc. v. Hilton-Davis Chemical Co.2 суд обратился к доктринам эквивалентов и prosecution history estoppel.

Компания Hilton-Davis Chemical Co. обладала патентом на процесс ультрафильтрации при Ph 6.0—9.0. Компания Warner-Jenkinson Co. разработала сходный процесс, осуществляемый при Ph 5.0. Компания Hilton-Davis Chemical Co. утверждала, что процесс ультрафильтрации при Ph 5.0 является эквивалентом процесса ультрафильтрации при Ph 6.0—9.0, а потому компания Warner-Jenkinson Co. нарушила его

1Chandler W. Prosecution history estoppel, the doctrine of equivalents and the scope of the patent // Harvard Journal of law and technology. 2000. Vol. 13. N. 3. P. 466.

2Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. (95–728), 520 U.S. 17 (1997).

284

§ 3.2. Допустимые возражения ответчика в рамках спора

патент. Warner-Jenkinson Co. в свою очередь утверждала, что prosecution history of estoppel должен препятствовать применению доктрины эквивалентов. В итоге компания Hilton-Davis Chemical Co. пересмотрела свои изначальные патентные притязания так, чтобы они не включали в себя процесс ультрафильтрации при Ph свыше 9.0.

Как установил суд, в данном деле патентный эксперт отклонил патентную заявку компании Hilton-Davis Chemical Co. из-за перекрытия с предыдущей, в которой раскрывался процесс ультрафильтрации при Ph свыше 9.0. В ответ на это заявителем в патентную формулу была добавлена фраза «при Ph, составляющей приблизительно 6.0—9.0». Очевидно, что верхний предел — 9.0 был добавлен для разграничения патентной формулы с предыдущими. Между тем причина добавления низшего предела — 6.0 неясна: он не служит отграничению от предшествующих заявок.

По мнению суда, утверждение о том, что определенные причины для изменения формулы позволяют избежать prosecution history estoppel, неравносильно утверждению о том, что отсутствие причин для изменениz может также позволить избежать применения доктрины эстоппеля. Суд полагает лучшим выходом возложить бремя доказывания причин изменений, происходящих на протяжении процесса подачи заявки, на патентообладателя. Впоследствии суд решит, являются ли причины существенными для преодоления доктрины patent prosecution estoppel как преграды к применению доктрины эквивалентов в отношении добавленных элементов. Если удовлетворительных объяснений не будет представлено, доктрина patent prosecution estoppel должна быть применена.

Как и в случае с patent equitable estoppel doctrine, в данном примере речь идет о защите субъектами права своего исключительного права. При этом препятствием к удовлетворению иска является объективно противоречивое поведение правообладателя, приводящее к несправедливым выгодам для него.

Доктрина prosecution history estoppel осуществляет значимую функцию обеспечения единообразного установления объема правовой охраны в рамках процедуры выдачи патента, споров о нарушении исключительного права и действительности патентов. Ее реализация не допускает возникновения ситуации, когда в момент подачи патентной заявки субъект добивается одного понимания формулы изобретения, с тем чтобы последнее выдержало тест на новизну и изобретательский уровень, а затем при предъявлении иска о нарушении исключительного права расширяет сферу охвата патента.

285

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

Применение доктрины патентного эстоппеля в России

В российской доктрине существуют, как ни странно, различные мнения относительно применимости в судебной практике институтов,

схожих с patent equitable estoppel doctrine.

Так, А.В. Залесов в одной из своих статей сформулировал вопрос: «что делать в случае, если на стадии выдачи патента заявитель (или патентообладатель на стадии оспаривания патента) настаивает на узком толковании формулы изобретения, а при определении факта нарушения патента, напротив, требует, чтобы формула изобретения толковалась широко?» «Очевидно, что такие действия, – отвечает сам автор, – являются недобросовестными, подпадающими под «злоупотребление правом», но значимых судебных решений в отношении злоупотребления патентом, к сожалению, до сих пор нет»1. В другой публикации автор только развивает данную мысль: «ни одна правовая норма отечественного законодательства прямо не предписывает единообразного толкования значения объема правовой охраны изобретения в спорах о нарушении патента и спорах о действительности данного патента « ...» Также не предусматривается использование документов из дела по заявке на выдачу патента (в частности, ответов заявителя на запросы эксперта Роспатента) при установлении объема патентной охраны в деле о нарушении данного патента»2.

Напротив, в целом оптимистичный взгляд на применимость к подобным недопустимым действиям правообладателей гибких механизмов пресечения выразили Э.П. Гаврилов и В.Ю. Джермакян, притом если первый ссылался на возможность их оценки с позиции принципа незлоупотребления правом3, то последний указывал на применение судами к патентным спорам принципа эстоппеля4. При этом при обосновании подобных позиций ими была сделана ссылка на одно и то же прецедентное решение5.

ЗАО НПК «КОМБИОТЕХ» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы

сиском к компании «Серум Инститьют оф Индия Лтд.» (далее – ком-

1Залесов А.В. Злоупотребление патентом в России и за рубежом // Патенты и лицензии. 2013. № 1. С. 18.

2Залесов А.В. Соотношение споров о нарушении патента и патентоспособности изобретения в России и за рубежом // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2013. № 1. С. 27.

3Гаврилов Э.П. Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ и интеллектуальные права // Патенты и лицензии. 2013. № 4. С. 14–23.

4Джермакян В.Ю. Президиум ВАС РФ и доктрина эстоппель // Патенты и лицензии. 2012. № 6. С. 35–46.

5Постановление Президиума ВАС РФ от 31 января 2012 г. № 11025/11 по делу № А40-66073/09-51-579 // СПС «КонсультантПлюс».

286

§ 3.2. Допустимые возражения ответчика в рамках спора

пания, ответчик), имеющей представительство в Москве, о признании незаконным использования ответчиком без согласия патентообладателя изобретения, охраняемого патентом Российской Федерации № 2238105.

Суды апелляционной и кассационной инстанций признали данные требования подлежащими удовлетворению. В то же время Высший Арбитражный СМуд РФ постановил отменить решения данных судов.

В мотивировочной части он в том числе указал на следующие обстоятельства:

«Общество «КОМБИОТЕХ», обращаясь в Роспатент с заявками на выдачу патентов на рекомбинантную вакцину для профилактики вирусного гепатита В, а также на штаммы дрожжей, используемых при производстве данной вакцины, указывало на то, что в изобретении используются новые, ранее неизвестные и не используемые другими производителями вакцин для профилактики вирусного гепатита В штаммы дрожжей, что и определяет новизну и изобретательский уровень изобретения.

Наличие новизны, то есть неизвестность продукта (вакцины) из сведений, входящих в уровень техники, подтверждено решениями Палаты по патентным спорам от 09.04.2010 и от 23.12.2010, которыми отказано в удовлетворении возражений компании против предоставления правовой охраны изобретению по патенту № 2238105. Возражения были мотивированы несоответствием патента признакам «новизна» и «изобретательский уровень» вследствие известности патентов, используемых компанией для производства своей вакцины.

Палата по патентным спорам оставила в силе указанный патент, признав техническое решение истца соответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Это означает, что в имеющемся на дату подачи заявки уровне техники не было выявлено техническое решение, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле оцениваемого изобретения.

При таких обстоятельствах вывод судов апелляционной и кассационной инстанций о том, что при производстве вакцины, начатом ответчиком за несколько лет до даты приоритета изобретения по патенту № 2238105, используется изобретение истца, то есть каждый признак его изобретения противоречит решению Роспатента о регистрации изобретения и неоспоренным решениям Палаты по патентным спорам, которыми ответчику отказано в признании недействительным патента истца».

Действительно, данное умозаключение в значительной мере напоминает принцип эстоппеля. Ранее принятое решение Роспатента,

287

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

скоторым в полной мере согласился истец, в значительной мере противоречит потенциально возможному решению суда об удовлетворении требований истца. Оно исходит из верной логики: нельзя, чтобы сначала один ОИС был признан новым, а затем было констатировано, что права на него нарушаются посредством использования в предшествующей ему разработке.

Вместе с тем, как представляется, о создании полноценного принципа эстоппеля говорить не приходится. Суд руководствовался не принципом справедливости, необходимостью гибкого подхода к ситуации патентного конфликта, а принципом правовой определенности. По сути, он анализировал не столько поведение правообладателя, сколько возможные противоречия в решениях двух правоприменительных органов.

Нами был обнаружен еще один основывающийся на сходной логике судебный акт – Постановление СИП от 7 ноября 2013 г. по делу № А40-110460/2012.

Компания «Дебиофарм С.А.» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) об оспаривании решения от 11 июля 2012 г. № 0097104030/63(2148400), которым признан недействительным полностью патент Российской Федерации № 2148400 «Фармацевтически стабильный препарат оксалиплатины».

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28 февраля 2013 г., оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июля 2013 г., заявленные требования удовлетворены. Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, Роспатент, компания TEVA и общество «Тева» обратились в СИП

скассационными жалобами.

Вудовлетворении данных кассационных жалоб было отказано. Отклоняя доводы заявителя, суд указал:

«Ссылка общества «Тева» на необоснованное применение судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации и несогласие общества с выводом судов о наличии с его стороны злоупотреблений, отклоняется как необоснованная.

Из материалов настоящего дела усматривается и не отрицалось лицами, участвующими в деле, что в производстве Арбитражного суда города Москвы имеется иное дело (№ А40-83104/11), в рамках которого рассматривается иск компании Дебиофарм к обществу «Тева» и компании TEVA о прекращении нарушения исключительных прав по патенту и встречный иск общества «Тева» к компании Дебиофарм

288

§3.2. Допустимые возражения ответчика в рамках спора

опредоставлении принудительной лицензии. Указывая на злоупотребление правом, суды исходили из того, что общество «Тева», оспаривая

патент по условию «промышленная применимость», одновременно просит выдать принудительную лицензию на его использование».

Таким образом, лицо было лишено возможности ссылаться на несоответствие патента требованию промышленной применимости ввиду его предшествующих действий (подачи иска о выдаче принудительной лицензии), что соответствует институту эстоппеля. В то же время необходимо подчеркнуть, что суд сослался не на данную доктрину, а на институт злоупотребления правом. Значит ли это, что доктрина эстоппеля является частным случаем доктрины злоупотребления правом?

Прежде чем ответить на данный вопрос, обратимся к весьма интересному утверждению, сделанному федеральным арбитражным судом Московского округа при рассмотрении спора компании «Ниссан» и ООО «Горизонт Моторс» о защите исключительного права на товарный знак.

Суд отклонил ссылки на ненадлежащее извещение при рассмотрении дела в предыдущей инстанции представителя по доверенности. При этом он констатировал: «Действия BURG AUTO DWC-LLC (ответ-

чика) могут рассматриваться как потеря права ссылаться на возражения в отношении ненадлежащего уведомления при молчаливом одобрении действий (принцип эстоппель). В противном случае действия BURG AUTO

DWC-LLC могут быть квалифицированы как злоупотребление правом»1. Суд четко не сформулировал основание для применения в рассматриваемом случае принципа эстоппеля. При этом закономерные вопросы вызывает формулировка «в противном случае». Означает ли она, что речь идет о разных принципах, которые применяются судами при рассмотрении конкретных споров на альтернативной основе, или же речь идет о том, что институт эстоппеля является специальным

по отношению к злоупотреблению правом?

Представляется, что доктрина эстоппеля плохо сочетается с традиционным институтом злоупотребления правом. Дело даже не столько в том, «набирается» ли элементный состав подобного правонарушения, сколько в тех фактах, которые учитываются при оценке судами подобных ситуаций. В случае с принципом эстоппеля оцениваются в первую очередь объективные противоречия в поведении субъекта, которое является несовместимым с принципом справедливости. При этом

1 Постановление ФАС Московского округа от 6 августа 2013 г. по делу № А4142585/12 // СПС «КонсультантПлюс».

289

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

субъективная сторона действий правообладателя особо не рассматривается. С другой стороны, при злоупотреблении правом субъективная сторона имеет определяющее значение. В ст. 10 ГК РФ подчеркивается, что недобросовестное осуществление субъективного права должно иметь заведомый характер. При применении рассматриваемого института действия правообладателя анализируются с позиции тех целей, которые он стремится достичь на основе принадлежащего ему права.

Несмотря на внешнюю схожесть, различаются и последствия применения данных принципов. В случае с эстоппелем речь идет об отказе истцу в возможности ссылаться на конкретный факт. Так, суд, установив, скажем, что правообладатель своими действиями дал понять ответчику, что он не будет преследовать его в связи с возможным нарушением исключительного права, а затем спустя несколько лет подал иск, лишается возможности в целом утверждать факт нарушения. В то же время применение института злоупотребления правом влечет отказ в защите субъективного права. При этом истец может доказывать факт нарушения, более того, высока вероятность, что суд примет данные обоснования. Вместе с тем в итоге истцу будет отказано в защите ввиду того, что субъективное право осуществляется им в недопустимых целях. В англо-американских правопорядках речь в таком случае идет о применении более общей, основанной на праве справедливости доктрины грязных рук (unclear hands) – истец не может рассчитывать на применение основанных на принципе справедливости мер защиты ввиду того, что сам действует в отношении предмета иска неэтично и недобросовестно.

Иными словами, правообладатель теряет возможность в случае

сэстоппелем требовать от суда учесть конкретные факты, со злоупотреблением правом – применить конкретные меры защиты.

Сразличных позиций институты патентного злоупотребления и патентного эстоппеля подходят к сформулированной выше проблеме обеспечения баланса интересов. В случае с патентным злоупотреблением акцент делается на том, что ответчик-инноватор, пусть и в отсутствии у него прав, стремится использовать спорный ОИС в соответствии

сбазовыми ценностями и функциями исключительного права, в то время как правообладатель стремится к получению выгод, выходящих за пределы институционального назначения исключительного права. При этом нарушается общественный интерес. В случае, например,

сpatent equitable estoppel doctrine также наличествует эффективный инноватор – ответчик. Что же касается правообладателя, то в отношении него начинает действовать презумпция, что раз он своими собственны-

290