!!Экзамен зачет 2023 год / Ворожевич. Монография пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя

2.2.2. Условия и основания выдачи принудительной лицензии в США

государств, то они особо не обсуждались на международном уровне. Можно предположить, что большинство развитых государств допускают его в лучшем случае как исключение, вызванное чрезвычайными обстоятельствами. Рынки развивающихся государств представляют интерес для крупных фармкорпораций. При этом предполагается, что такие государства способны самостоятельно выполнять свои социальные обязательства перед населением. Произвольное ограничение патентных прав зарубежных компаний со стороны «принимающих» государств, вероятно, будет квалифицировано в качестве нарушения ТРИПС Соглашения.

2.2.2. Условия и основания выдачи принудительной лицензии в США

Условия для выдачи принудительной лицензии, установленные на законодательном уровне

Право США допускает выдачу принудительных лицензий в нескольких случаях. Другое дело, что не все возможности для подобных вторжений в сферу господства правообладателя реализуются на практике.

Прежде всего возможность выдачи принудительных лицензий предусмотрена в специальных законах. Например, Закон об атомной энергетике позволяет выдавать принудительные лицензии, если «патентоохраняемое изобретение обладает первостепенной важностью для производства или утилизации специального ядерного материала или атомной энергии». Закон о чистом воздухе содержит сходные положения относительно устройств для снижения загрязнения воздуха. Наконец, Закон об охране сортов растений позволяет выдавать принудительные лицензии на семенные растения, которые охраняются посредством сертификатов на селекционные достижения, выдаваемые Департаментом сельского хозяйства.

По свидетельству американских исследователей, на основе данных актов не было выдано ни одной принудительной лицензии. Сама по себе угроза принудительной лицензии побуждает правообладателей заключать лицензионные соглашения в добровольном порядке. Как итог у государства просто не возникает необходимости в принудительном ограничении исключительных прав1.

1 См.: Ladas S.P. Patents,Trademarks and Related Rights: National and International Protection. Cambridge, 1975. P. 427; Thomas J.R. Compulsory Licensing of Patented Inventions // Congressional Research Service, October 30, 2013.

161

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

Другое важное правило закреплено в ст. 1498 (a) разд. 28 Свода законов США. В соответствии с данной нормой в тех случаях, когда изобретение, охватываемое американским патентом, используется государством или для государства без лицензии правообладателя, правообладатель вправе предъявить к США иск о взыскании разумной компенсации за подобное использование.

Вопрос о правовой природе данного института породил дискуссии. Одни авторы утверждают, что рассматриваемая норма закрепила частный случай изъятия собственности для государственных нужд (eminent domain)1. Подобный подход господствовал в судебной практике первой половины XX в.2

По мнению других исследователей, ст. 1498 (а) закрепила институт принудительной лицензии, выдаваемой в пользу государства. Согласно данной норме Правительство может понуждать к лицензированию патентоохраняемого объекта в течение всего периода, что им выплачивается компенсация3. Подобное толкование данной нормы было дано и представителями конгресса в их письме Министерству здравоохранения. Они прямо указывали, что ст. 1498 (а) предоставляет государству возможность выдавать принудительные лицензии.

Современная судебная практика также придерживается второго подхода. Суды отмечают: на основе ст. 1498 (а) правительство выдает принудительные лицензии в отношении патентоохраняемых объектов. При этом под компенсацией ими понимаются разумные роялти за использование объекта4.

Статья не указывает на переход к государству исключительного права на объект. Патент сохраняется у прежнего правообладателя. Он вправе сам использовать патентоохраняемый объект и запрещать такое использование всем иным лицам, за исключением того субъекта, которому правительство предоставило лицензию. Таким образом, предусмотренный ст. 1498 (а) механизм обладает эффектом, характерным

1Miller J. 28 U.S.C. § 1498 (A) and the unconstitutional taking of patents // Yale Journal of Law and Technology: Vol. 13: Iss. 1, Article 1. Available at: http://digitalcommons.law.yale. edu/yjolt/vol13/iss1/1

2См., например: Crozier v. Fried. Krupp Aktiengesellschaft, 224 U.S. 290, 307 (1912).

3Mitchell A. Tamiflu, the Takings Clause, and Compulsory Licenses: An Exploration of the Government’s Options for Accessing Medical Patents // 95 Cal. L. Rev. 535 (2007).

Available at: http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol95/iss2/5

4De Graffenried v. United States, 29 Fed. CI. 384, 386–387 (Ct. Cl. 1993); United States

v.Glaxo Group, 410 U.S. 52, 60 (1973); Tektronix, Inc. v. United States, 552 F.2d 343, 347 (Ct. Cl. 1977).

162

2.2.2. Условия и основания выдачи принудительной лицензии в США

для принудительной лицензии: расширяется число лиц, использующих разработку при сохранении у правообладателя патента.

Ранее на основе исследования Соглашения ТРИПС мы выделили два типа принудительных лицензий: 1) воздействующие на ненадлежащие (не соответствующие назначению исключительного права) правореализационные практики; 2) выдаваемые вне зависимости от поведения правообладателя при наличии чрезвычайной ситуации или в случае крайней необходимости.

Формулировка ст. 1498 (а) не дает четкого ответа на вопрос, о каком типе принудительной лицензии в данном случае идет речь. С одной стороны, отсутствует требование предварительного обращения к патентообладателю за выдачей лицензии в добровольном порядке, с другой – указание на наличие чрезвычайной ситуации или крайней необходимости. Рассматриваемая норма закрепляет лишь общий алгоритм. Управомоченный орган принимает решение об использовании патентоохраняемого объекта. В последующем патентообладателю (при предъявлении им соответствующего требования) выплачивается компенсация.

Интерес представляет история принятия и последующих изменений ст. 1498 (а). Изначально американское государство обладало иммунитетом от денежных взысканий, в том числе в случаях нарушения патентных прав. Как отметил Верховный суд в деле Schillinger v. United States, патентное нарушение – деликт, в отношении которого государство не отказалось от иммунитета1. Таким образом, у патентообладателей отсутствовали инструменты защиты от несанкционированного использования их разработок со стороны государства.

В 1910 г. на законодательном уровне было закреплено право патентообладателей на взыскание компенсации в случае использования патентоохраняемого объекта государством без лицензии. Здесь важно пояснить один важный момент. В американском правопорядке при умышленном характере нарушения взыскиваются штрафные убытки в трехкратном размере понесенных правообладателем убытков(прибыли), полученной нарушителем от стоимости подразумеваемой лицензии. Между тем предусмотренная ст. 1498 (а) компенсация изначально рассматривалась как восстановительная мера. Патентообладатели могли взыскать с государства предполагаемые роялти, как будто они заключили с государством лицензионное соглашение.

1 Schillinger v. United States, 155 U.S. 163 (1894).

163

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

Актуализировалась новая проблема. На практике патентоохраняемые объекты использовались не самим государством, а его контрагентами (подрядчиками). Иными словами, речь шла не об «использовании государством», а об «использовании для государства». Однако подобная ситуация не предусматривалась первой редакцией ст. 1498 (а). Подрядчики по государственным контрактам несли ответственность на общих основаниях. В отличие от государства при доказанности умысла (а его по таким делам установить было несложно) они должны были уплатить штраф.

В сентябре 1918 г. на ошибочность подобной практики обратил внимание Ф.Д. Рузвельт, занимавший в то время должность секретаря Военно-морского флота. Он отметил, что производители действуют в интересах государства. Между тем они вовлекаются в затратные судебные процессы. При этом их ответственность не ограничивается предполагаемыми роялти, они уплачивают штраф. Очевидно, что у них возникают серьезные антистимулы к сотрудничеству с государством1.

Законодательные изменения не заставили себя ждать. В том же году было закреплено, что государство обязуется выплатить разумную и полную компенсацию за использование запатентованного объекта как самим государством, так и для государства иным лицом. В решении по делу Richmond Screw Anchor Co. v. United States (1928 г.) Верховный суд констатировал, что закон ограничил защиту патентообладателей, лишив их возможности взыскивать убытки за действия, которые до этого признавались нарушением исключительного права2.

Таким образом, предусмотренное ст. 1498 (а) изъятие из патентной монополии исторически развивалось как институт принудительной лицензии. Перед законодателем стояла задача разработать эффективный механизм, обеспечивающий увеличение количества лиц, использующих патентоохраняемый объект в целях обеспечения публичных интересов. Другое дело, что данная норма была принята задолго до Соглашения ТРИПС. При этом она до сих пор не реформировалась, в связи с чем предусмотренная ст. 1498 (а) принудительная лицензия не отвечает критериям Соглашения ТРИПС.

Подобный пробел может быть восполнен на уровне судебной практики. При этом вариантов развития событий несколько. Суды могут определить, что до начала использования разработки государственные

1Miller J.I. (2011) 28 U.S.C. § 1498 (A) and the unconstitutional taking of patents // Yale Journal of Law and Technology. 2011. Vol. 13: Iss. 1 // http://digitalcommons.law.yale.edu/ yjolt/vol13/iss1/1

2Richmond Screw Anchor Co. v. United States, 275 U.S. 331, 342 (1928).

164

2.2.2. Условия и основания выдачи принудительной лицензии в США

органы или контрагенты государства должны в любом случае обратиться к патентообладателю за получением добровольной лицензии. В ином случае имеет место обычное нарушение исключительного права. Второй вариант – указать на наличие дополнительного условия – чрезвычайного характера ситуации или крайней необходимости. Однако на практике этого до сих пор сделано не было.

Так, в 2012 г. окружной суд удовлетворил требование компании Zoltek Corporation к США о взыскании компенсации на основании ст. 1498 (а)1. Основанием иска стал тот факт, что компания Lockheed Martin использовала данный метод при проектировании и производстве истребителей F-22 для федерального правительства.

Другое интересное дело – Astornet Technologies, Inc. (истец) v. BAE Systems, Inc. et al. Компания BAE Systems, Inc.2 заключила договор

сАдминистрацией безопасности на транспорте (государственное агентство США) на поставку сканирующих устройств, применяемых в аэропортах. Истец предъявил к компании требование о нарушении его исключительных прав на изобретение – автоматическую систему обеспечения безопасности въезда в транспортные ворота аэропорта и контроля за доступом в стерильную зону. Между тем суд отметил, что единственным доступным для патентообладателя способом защиты в таком случае был иск о нарушении исключительного права против США в соответствии со ст. 1498 (а). При этом суд указал, что рассматриваемая норма служит двум целям: 1) лишает государство иммунитета, позволяя правообладателю взыскать с него убытки; 2) защищает подрядчиков за нарушение исключительных прав, совершенное от имени США.

Однако следует отметить, что рассматриваемая норма ст. 1498 (а) не причиняет существенных проблем для правообладателей.

Во-первых, она крайне редко применяется на практике. США не злоупотребляют имеющейся у них возможностью.

Во-вторых, как правило, речь идет об ограниченной сфере использования патентоохраняемых объектов, для которой сам правообладатель не планировал производить и поставлять охватываемые патентом продукты. Компания, которой государство предоставляет возможность использовать чужую разработку, не становится полноценным конкурентом для правообладателя. Она производит инновационный продукт,

стем чтобы покрыть нужды государства в узкоограниченной сфере

1Zoltek Corporation v. United States (Fed. Cir. 2012).

2Astornet Technologies, Inc. v. BAE Systems, Inc. et al. (Fed. Cir. Sept. 17, 2015).

165

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

(обороне, безопасности аэропортов и т.п.), при этом в сферу коммерческого оборота не вмешивается. Исключительное право не лишается своей ценности. Интересы правообладателя в таком случае не страдают.

Примечательно, что представители ФАС России, обосновывая свои инициативы по распространению принудительного лицензирования на фармпрепараты, ссылались в том числе на данную норму США. Как было отмечено Т.В. Нижегородцевым, применительно к ст. 1498 (а) Свода законов США ни о какой соразмерной компенсации за использование патентоохраняемого объекта речь не может идти. Это не такая «невинность», которая предлагается в России1. Между тем, несколько забегая вперед, следует отметить, что в сравнении со ст. 1498 (а) инициативы ФАС России предполагают более радикальное вторжение в сферу господства правообладателя. С выдачей принудительной лицензии у оригинального фармпроизводителя возникнет полноценный конкурент, который будет продавать препараты по более дешевым ценам.

В-третьих, важно отметить, что ст. 1498 (а) не напрравлена против иностранных инноваторов. Поэтому сам по себе факт существования данной нормы в американском праве не вызывает каких-либо нареканий со стороны ВТО, нет оснований для применения репрессалий за нарушение Соглашения ТРИПС.

К частным случаям принудительного лицензирования американская доктрина относит также так называемое право на вмешательство (march – in right), предусмотренное Законом Бая – Доула. Согласно данному Закону исполнители государственных контрактов вправе получать патенты на изобретения, разработанные с привлечением федерального финансирования. Право на вмешательство в таком случае означает возможность финансирующего государственного органа выдавать лицензии на такое изобретение заинтересованным лицам.

Установлены достаточно жесткие условия для реализации данного права:

–правообладатель не предпринял необходимых шагов для обеспечения практического применения изобретения;

–должным образом не обеспечиваются потребности в сфере здоровья и безопасности;

–не обеспечиваются требования публичного использования, уточненные в федеральном регулировании;

1 См. подробнее: Ворожевич А.С. Круглый стол «Интеллектуальная собственность на фармацевтическом рынке» // Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 1 (вып. 15). С. 14–20.

166

2.2.2.Условия и основания выдачи принудительной лицензии в США

–правообладатель предоставил исключительную лицензию на запатентованное решение иному субъекту, не определив, что изобретение будет производиться преимущественно в США.

Реализация права на вмешательство обусловлена поведением правообладателя – осуществлением им исключительного права в противоречии с его назначением и общественными интересами. Между тем рассматриваемый институт также не соответствует в полной мере ст. 31 Соглашения ТРИПС. Отсутствует требование изначального обращения к патентообладателю о выдаче лицензии в добровольном порядке, указание на объектный критерий.

Тем не менее на практике государство не пользуется своим правом на вмешательство. Против иностранных инноваторов оно в принципе не может быть реализовано. Ключевым условием вмешательства является разработка патентоохраняемых объектов с привлечением бюджетного финансирования.

Выдача принудительной лицензии в соответствии с доктриной основ-

ного ресурса. Стандарт-необходимые патенты.

На практике принудительные лицензии, как правило, выдаются

вслучае антиконкурентных действий патентообладателей. Право патентообладателя на отказ в выдаче лицензии может быть ограничено судами, в частности, в ситуации, когда патентообладатель действует

вцелях укрепления своего монопольного положения1.

Однако следует отметить, что действия патентообладателя в таком случае не квалифицируются в качестве конкретного антимонопольного нарушения, предусмотренного антитраст-законодательством. Антиконкурентный эффект от действий по осуществлению исключительных прав не является единственным условием для выдачи принудительной лицензии. Определяющим значением обладают характеристики патентоохраняемого объекта – объектный критерий, при том что они были определены не на уровне конкретного закона, а в судебной практике.

В США институт принудительной лицензии применяется главным образом в соответствии с доктриной основного ресурса (essential facilities doctrine). Как было отмечено судом апелляционной инстанции по делу Alaska Airlines, доктрина применяется, когда «одна компания, которая контролирует «необходимый элемент», отказывает второй компании

1 In re Independent service organization antitrust litigation. Creative Copier Services v. Xerox Corp. United States District Court, D. Kansas. Feb. 16, 2000 // http://ipmall.info/ hosted_resources/Markman/pdfFiles /2000.02.16_In_re_INDEPENDENT_SERVICE_ORGANIZATIONS_ANTITRUST_LITIGATI.pdf

167

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

в разумном доступе к продукту или услуге, который вторая фирма должна получить, чтобы конкурировать с первой»1.

Сходным образом данная доктрина была раскрыта Верховным судом США, постановившим по делу Otter Tail Power Co.2: «компания, контролирующая инфраструктуру и активы, которые другие компании могут использовать для того, чтобы конкурировать, обязана предоставить лицензию». В деле MCI v. ATT судом были обозначены четыре условия выдачи принудительной лицензии на базе доктрины необходимого элемента: 1) контроль основного ресурса монополистом; 2) практическая неспособность конкурента дублировать такой ресурс; 3) запрет на использование объекта конкурентом; 4) возможность предоставления ресурса3.

Весьма симптоматично в рассматриваемом контексте и решение по делу Intergraph Corp. v. Intel Corp. Истец утверждал, что ОИС ответчика представляет собой основной ресурс, так как доступ к нему имеет жизненно важное значение для его бизнеса. Суд первой инстанции признал озвученную позицию оправданной, но впоследствии данное решение было отменено. Аргументом послужил тот факт, что обладатель основного ресурса и истец не соревновались на рынке, в рамках которого требовался доступ к объекту4.

Специфической разновидностью существенных патентов, в отношении которых на практике наиболее часто выдаются принудительные лицензии, являются так называемые стандарт-необходимые патенты

(standard essential patent).

Такие патенты известны как США, так и ЕС, и многим развивающимся государствам. При этом их сущность понимается в целом схожим образом. В связи с этим на данном этапе исследования представляется целесообразным сделать некие пояснения и выводы, касающиеся характеристик таких патентов, общих для всех правопорядков.

Ранее нами были раскрыты два основополагающих принципа современного инновационного процесса – комплексности и куммулятивности. Высокотехнологичные продукты являются, как правило, достаточно сложными, многоэлементными. В их основе находятся сотни тысячь различных разработок, технических решений, которые должны дополнять друг друга. Между тем добиться подобного результата не так уж

1Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc., 948 F. 2d 536, 542 (9th Cir. 1991).

2Otter Tail Power Co. v. United States, 331 F.Supp 54, 58 (D. Minn. 1971), 410 U.S. 366 (1973).

3MCI v. ATT 512 U.S. 218; 114 S. Ct. 2223; 129 L. Ed. 2d 182 (1994)

4Intergraph Corp. v. Intel Corp., 3F. Supp. 2d 1255 (N. D. Ala. 1998).

168

2.2.2. Условия и основания выдачи принудительной лицензии в США

просто – права на необходимые разработки принадлежат, как правило, разным субъектам. При отсутствии согласия между такими лицами, отказе некоторых из них от взаимообмена правами производство инновационного продукта становится по меньшей мере затруднительным.

На так называемых сетевых рынках (network markets) ценность продукта зависит от того, сколько потребителей используют подобный или с ним совместимый продукт. Так, скажем, смартфон будет обладать незначительной ценностью, если посредством него невозможно связаться с пользователями большинства других аппаратов или подключиться к wi-fi. Производители прикладного программного обеспечения, вероятнее всего, напишут программу, совместимую с ОС Microsoft, чем с другими ОС, потому что многие производители используют данный продукт1.

На подобных рынках «комплексных инноваций» (телекоммуникаций, цифровых технологий, аудио-визуальных и компьютерных технологий) активно разрабатываются и принимаются стандарты – набор технических спецификаций, которым должны соответствовать производимые продукты или процессы2.

Стандарты служат оптимизации производственного процесса. Они определяют оптимальную совокупность характеристик и элементов, необходимых для создания конкретного продукта и его взаимодействия с иными продуктами, тем самым обеспечивая совместимость и функциональность сложных технологических систем. При этом стандарты оказываются выгодными как для обладателей технологий – их доходы возрастают от увеличения количества компаний, основывающих свой продукт на соответствующей технологии, так и для потребителей – устройства взаимодействуют друг с другом, происходит взаимообмен информацией с другими пользователями и т.п. При этом необходимо понимать, что сложные высокотехнологичные продукты редко охватываются одним стандартом. Так, например, обычный персональный компьютер производится на основе 90 различных формальных стандартов и более 100 неформальных стандартов совместимости.

Стандарты устанавливаются различными способами. Так, стандарт может сформироваться сам по себе на конкретном рынке в том случае, когда потребители тяготеют к одному продукту или протоколу и отвергают все иные. Эта форма де-факто стандартизации особенно вероятна

1Lemley M.L. Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations // California law review. 2002 //

http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol90/iss6/3

2Например, приняты стандарты LTE, Wi-Fi или Bluetooth GSM, UMTS, Wi-Fi, DVD, Blue-Ray, MPEG, etc.

169

Глава II. Пределы осуществления исключительного права

на сетевых рынках. Стандарты могут устанавливаться также государством. Например, Федеральная комиссия по связи США определила стандарты взаимодействия телефонных сетей и стандарты использования продуктов, которые могут препятствовать широковещательной связи1.

Между тем чаще всего стандарты устанавливаются специализированными организациями, такими как Международная организация по стандартизации (ISO), Европейский институт по стандартам в сфере телекоммуникаций или Международный союз по телекоммуникации. Целью таких организаций является содействие развитию новых технологий и создание конкурентного пространства на связанных продуктовых рынках. Процесс установления стандартов осложнен двумя обстоятельствами. Первое – он является дорогостоящим и все больше распадается между различными организациями и странами. Второе – технологии, необходимые для соответствия стандарту, зачастую охватываются патентами.

В данном случае речь идет не о чем ином, как о «стандарт-необходи- мых патентах» (standard essential patents). Под такими объектами принято понимать технические решения, при отсутствии которых технически невозможно производить, продавать, ремонтировать, эксплуатировать и иным образом распоряжаться продуктом, или метод, охватываемый стандартом. Как отметил окружной суд при рассмотрении дела Motorola v. Microsoft2, патент является существенным для стандарта, если использование стандарта требует нарушения данного патента, в том числе и в тех случаях, когда доступные альтернативы патента прописаны в стандарте.

Подобные патенты подлежат особому регулированию, выходящему за пределы обычного патентного права, что объясняется совокупностью обстоятельств. Прежде всего в зарубежном праве предлагается иная легитимация патентной монополии на стандарт – необходимые разработки. Исключительные права в данном случае рассматриваются как стимул для компаний увеличивать свои инвестиции в области стандартизации. Включение технологии в стандарт позволяет компаниям покрыть все свои издержки на создание патентоохраняемого объекта и получить существенную прибыль за счет лицензионных сборов со всех участников рынка. В случае с «традиционными» патен-

1Lemley M.L. Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations // California law review. 2002 //

http://scholarship.law.berkeley.edu/californialawreview/vol90/iss6/3

2Microsoft Corp. v. Motorola,- Inc., 696 F.3d 872 (9th Cir. 2012).

170