!!Экзамен зачет 2023 год / Ворожевич. Монография пределы осуществления и защиты исключительного права патентообладателя

§ 3.2. Допустимые возражения ответчика в рамках спора

тельствам с требованиями, заявленными в рассматриваемом им деле, и имеется риск принятия противоречащих друг другу судебных актов, арбитражный суд может приостановить производство по делу.

Объективной предпосылкой для применения названной процессуальной нормы является невозможность рассмотрения одного дела до принятия решения по другому делу, имеющему процессуальные или материальные последствия для разбирательства по первому делу.

Признание патента недействительным исключает возможность удовлетворения требования о нарушении исключительного права на изобретение. Подобные требования связаны между собой. В связи с этим можно предположить, что приостановление производства по делу о нарушении исключительного права возможно в том случае, если предполагаемый нарушитель успел пройти стадию административного обжалования выданного патента и в Суде по интеллектуальным правам (СИП) находится дело об оспаривании ненормативноправового акта Роспатента и признании патента недействительным.

Так, например, Арбитражный суд Московской области в определении от 31 июля 2015 г. по делу № А40-51651/14 приостановил производство по делу о нарушении исключительного права на изобретение по причине того, что в «параллельном» деле рассматривался вопрос

одействительности патента. Как при этом указал суд, «обстоятельства, исследуемые в другом деле, должны иметь значение для арбитражного дела, рассмотрение которого подлежит приостановлению, то есть влиять на результат его рассмотрения по существу. Данная норма (ст. 143 АПК РФ. – Примеч. авт.) направлена на устранение конкуренции между судебными актами по делам с пересекающимся предметом доказывания.

При указанных обстоятельствах суд посчитал, что судебный акт по делу о признании патента недействительным, находящимся в производстве Суда по интеллектуальным правам, может иметь преюдициальное значение для настоящего дела» (о нарушении исключительного права. – Примеч. авт.)1.

Между тем единства в практике нет. Весьма показательно в данном аспекте постановление СИП РФ от 26 января 2015 г. по делу № А4156978/2012. СИП РФ отказал в приостановлении производства по делу

онарушении исключительного права на полезную модель, несмотря на то что в другом деле решался вопрос о соответствии данного тех-

1Определение Арбитражного суда Московской области от 31 июля 2015 г. по делу № А40-51651/14.

271

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

нического решения критерию новизны. Отказ в удовлетворении ходатайства суд мотивировал отсутствием указанных в ст. 143 АПК РФ оснований, а также тем, что «в случае признания патента недействительным судебные акты по настоящему делу могут быть пересмотрены по новым обстоятельствам»1. В решении по делу от 6 сентября 2016 г.

№А43-12199/2015 Арбитражный суд Нижегородской области отметил, что наличие дела об оспаривании решения Роспатента, которым было отказано в признании патента недействительным, не влечет невозможность рассмотрения дела о нарушении исключительного права. «Только в случае признания патента недействительным и последующего оспаривания в суде именно решения Роспатента о признании патента недействительным возникает невозможность установления существенного для дела обстоятельства, а именно наличия исключительного права, на которое ссылается истец в споре о нарушении патента»2.

Еще более сложным является вопрос о приостановлении производства при рассмотрении «параллельного» дела в Роспатенте. Статья 143 АПК РФ, устанавливающая основания для приостановления производства, ничего не говорит о рассмотрении дела в административном правопорядке. Таким образом, если следовать буквальному толкованию закона, суд не должен удовлетворять ходатайство о приостановлении производства по делу о нарушении исключительного права по причине того, что ответчик оспорил действительность патента в Палате по патентным спорам. Тем не менее ВАС РФ занял более взвешенную позицию. Согласно п. 12 Информационного письма от 13 декабря 2007 г. № 1223 рассмотрение Палатой по патентным спорам и Роспатентом возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку не влечет обязательного приостановления производства по делу о нарушении прав на этот товарный знак. Иными словами, суд не обязан приостанавливать производство по делу в рассмотренном случае, но может это сделать при определенных обстоятельствах (например, когда для него очевидно, что решение не соответствует критериям патентоспособности). На практике встречались единичные случаи, когда суды приостанавливали производство по делу о нарушении исключительного

1Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26 января 2015 г. по делу

№А41-56978/2012.

2Решение Арбитражного суда Нижегородской области по делу от 6 сентября 2016 г.

№А43-12199/2015.

3Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» // СПС «КонсультантПлюс».

272

§ 3.2. Допустимые возражения ответчика в рамках спора

права на объект интеллектуальной собственности по причине того, что Роспатентом рассматривалось дело о признании недействительным патента или предоставлении правовой охраны товарному знаку1. Между тем чаще всего они по несколько раз откладывали заседания до тех пор, пока Роспатент не вынесет решение. Добиться приостановления производства для ответчика сложно.

Как представляется, в тех случаях, когда у суда есть достаточные основания полагать, что Палата по патентным спорам примет решение об аннулировании патента (например, предполагаемым нарушителем были представлены убедительные доказательства того, что данное запатентованное решение было ему известно из уровня развития техники задолго до выдачи патента), он вправе приостановить производство по делу о нарушении. Конечно, это не повлияет на разрешение сложных дел, когда несоответствие патентоохраняемого объекта критериям патентоспособности можно установить только в рамках судебной экспертизы.

По поводу требований недобросовестных правообладателей о применении обеспечительных мер необходимо отметить следующее.

В отдельных зарубежных правопорядках в целях пресечения злоупотреблений в подобных ситуациях была предусмотрена возможность взыскания со стороны, требовавшей применения обеспечительных мер и проигравшей в конечном счете спор, убытков, вызванных введением временного запрета. Как было отмечено Дж. Рэдклиффом и У. Вормом (применительно к британской правовой системе), «возможность получить временный судебный запрет против конкурентов является одним из наиболее мощных оружий в арсенале истца. Цена, которую патентообладатель платит за это, – потенциальное (условное) обязательство возместить ответчику любые убытки, которые он понес в результате запрета, если правообладатель будет признан в конечном счете не нарушившим патент или действующим на основе недействительного патента»2.

На уровне английской прецедентной практики ответчикам было предоставлено также право ходатайствовать о применении так называ-

1Определения Арбитражного апелляционного суда от 27 августа 2013 г. по делу

№А 41-56978/12; Арбитражного суда г. Москвы от 17 февраля 2015 г. по делу № А40126843/14.

2Radcliffe J., Worm U. Current Patent Litigation Trends: UK and Germany // World intellectual property report. 2012. Vol. 26. № 7 // http://www.mayerbrown.com/files/News/992b99d8-d097- 43f2-b86b-a231cd90e078/Presentation/NewsAttachment/07854be0-c232-4f17-957c-a392b07806ea/ Patent-Litigation-Trends_sept12.pdf

273

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

емой cross undertaking in damages1 – внесении истцом в суд определенной суммы, из которой будут оплачены расходы ответчика, в том случае, если окажется, что у истца отсутствовали основания ходатайствовать

оприменении временного запрета.

Вроссийском правопорядке подобную функцию на первый взгляд способен осуществлять институт встречного обеспечения. Согласно п. 1 ст. 94 АПК РФ арбитражный суд, допуская обеспечение иска, по ходатайству ответчика может потребовать от обратившегося с заявлением об обеспечении иска лица или предложить ему по собственной инициативе предоставить обеспечение возмещения возможных для ответчика убытков (встречное обеспечение) путем внесения на депозитный счет суда денежных средств в размере, предложенном судом.

Вместе с тем все не так просто. Действующая редакция АПК РФ не содержит эффективного механизма взыскания убытков с суммы предоставленного встречного обеспечения.

Реальная возможность требовать возмещения убытков, вызванных применением конкретной меры обеспечения, возникает у ответчика со вступлением в силу итогового судебного акта. В то же время по сложившейся практике в случае отказа в удовлетворении кассационной жалобы суд кассационной инстанции своим постановлением, которым разрешает спор по существу, постановляет одновременно и о возврате встречного обеспечения2. Следовательно, еще до того, как будет решен вопрос

опричинении ответчику убытков обеспечительными мерами, денежные средства, составляющие встречное обеспечение, перейдут к истцу.

Таким образом, в соответствии с установленным в российской правовой системе порядком оспаривания действительности патентов высок риск того, что права добросовестных производителей инновационного продукта будут защищаться менее эффективно и в более длительные сроки, нежели права лиц, злоупотребивших своими правами, получивших патент на ОИС при отсутствии необходимых для этого оснований.

2. Признание патента недействительным: немецкий опыт

Немецкому правопорядку, подобно российскому, присуща дисперсивная система рассмотрения патентных споров: иски об аннулировании действующих немецких патентов или европейского патента

1Wake Forest University Health Sciences v. Smith & Nephew plc. [2009] EWHC 45.

2Постановление ФАС Московского округа от 13 февраля 2013 г. по делу № А40- 58178/12-28-540 // www.arbitr.ru

274

§ 3.2. Допустимые возражения ответчика в рамках спора

относительно территории Германии рассматриваются Федеральным патентным судом в рамках самостоятельного производства.

Иски о нарушении исключительных прав патентообладателей

всвою очередь рассматриваются судами по гражданским делам. При этом ввиду разделения процессов (и судов, рассматривающих соответствующие споры) в Германии принципиально отрицается возможность предъявления ответчиком в рамках спора о нарушении исключительного права возражений, связанных с действительностью патента. Ставить под вопрос действительность патентов суды по гражданским делам не могут1.

Согласно § 148 немецкого Гражданского процессуального кодекса в ситуации параллельных процессов суд, рассматривающий дело о нарушении исключительного права, может приостановить соответствующий процесс, если попытки признать патент недействительным ставят под угрозу правомерность позиции истца. Однако необходимо подчеркнуть, что на практике реализация подобной возможности является скорее исключением, чем общим правилом. Из всех процессов о нарушении патентов приостанавливаются 10–15%. При этом основанием для реализации данной нормы является исключительно установление известного уровня развития техники, что указывает на отсутствие новизны ОИС2.

Процесс о недействительности, как правило, длится на год дольше, чем рассмотрение спора о нарушении исключительного права. Таким образом, у ответчиков практически нет возможности уйти от применения к ним запрета на использование ОИС, если даже такой объект по своим характеристикам должен быть признан недействительным.

Вситуации, когда патент был нуллифицирован после завершения процесса о нарушении исключительного права, который закончился

впользу патентообладателя, бывший предполагаемый нарушитель может начать отдельный новый процесс в целях корректировки несоответствия между результатами процессов по нуллификации и нарушении исключительного права3. Вместе с тем очевидно, что в такой ситуации разрешение споров вокруг конкретного ОИС займет не один год, что, как было отмечено выше, может крайне негативно сказаться на инновационном бизнесе одной из сторон.

1Harguth A. Patents in Germany and Europe: Procurement, Enforcement and Defense: an International Handbook. New York, 2011. P. 97.

2Ibid. P. 102.

3Ibid. P. 108.

275

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

Вцелом можно констатировать, что германскому правопорядку

втой или иной мере присущи обозначенные выше применительно к российской системе сложности и недостатки. В качестве преимуществ дисперсивной системы рассмотрения патентных споров немецкие исследователи называют следующее1.

Во-первых, то, что сторона, которая считает патент препятствием для хозяйственной деятельности, не должна ждать, пока патентообладатель подаст иск о нарушении исключительного права, чтобы оспорить действие данного патента. Вместо этого субъект может взять на себя инициативу и подать иск о признании патента недействительным.

Несколько забегая вперед, следует констатировать, что возможность оспаривания патента при отсутствии иска о нарушении исключительного права существует и в рамках системы, допускающей предъявление встречного иска в процессе о нарушении исключительного права (ан- гло-американский подход). В связи с этим указанный признак следует рассматривать в качестве достижения всех развитых патентных систем, а не d rfxtcndt преимущества немецкого подхода.

Во-вторых, то, что путем разделения производств по оспариванию действительности патента и нарушении исключительного права уменьшается опасность объединения аргументов относительно двух данных споров.

Представляется, что данный аргумент в пользу дисперсивной системы является в значительной мере надуманным. Мы исходим из того, что правоприменители – профессиональные, квалифицированные юристы. Следовательно, смешения аргументов по поводу хотя и связанных, но различных по сути правовых явлений происходить у них не должно. В иной ситуации вопрос должен возникать не об оправданности той или иной системы оспаривания действительности патентов, а о квалифицированности судей.

Кроме того, нельзя не задаться вопросом: почему опасность такого смешения влияет только на порядок рассмотрения патентных споров, а не на реализацию института встречных исков в целом? Так, не возникает вопросов относительно оправданности подачи встречных исков о недействительности сделок в рамках споров об их нарушении.

Более того, в некоторых случаях объединение аргументов будет являться даже оправданным. Речь идет, в частности, об обнаружении

1 См., например: Patent nullity proceedings and costs for patent litigation in Germany: overview of proceedings and costs estimates of court fees and representative fees // http://ftp. zew.de/pub/zew-docs/dp/dp13072.pdf.

276

§ 3.2. Допустимые возражения ответчика в рамках спора

судами при решении вопроса о нарушении двух идентичных патентов с разными датами приоритета. Подтверждение данного факта в тоже время свидетельствует и о том, что обладателем патента на второе (с более поздней датой приоритета) изобретение используются все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, и о том, что второе изобретение не отвечает признаку новизны.

Примечательно, что установление на законодательном уровне строго дисперсивной системы в Германии не исключает того, что на практике суды учитывают при рассмотрении одного патентного спора между сторонами, принятии процессуальных решений то, как протекает параллельный процесс.

Так, симптоматичным в рассматриваемом аспекте является решение по делу Olanzapin. Решение Федерального патентного суда о признании патента недействительным было оспорено в Верховный суд ФРГ. Данная апелляционная жалоба еще находилась на рассмотрении, когда суд г. Дюссельдорфа в рамках спора о нарушении указанного выше патента принял решение о наложении временного запрета на использование ответчиком спорного ОИС. При этом он аргументировал оправданность применения подобной обеспечительной меры тем, что, как представляется, Федеральный патентный суд допустил ошибку при рассмотрении спора по признанию патента недействительным и Верховный суд пересмотрит такое решение1.

Таким образом, необходимость обеспечения справедливого рассмотрения патентных споров, минимизации рисков добросовестной стороны обусловила отход от абсолютной самостоятельности процессов по искам о признании патента недействительным и нарушении исключительного права патентообладателя.

Признание патента недействительным: опыт ЕС

Интерес в рассматриваемом аспекте приобретает проблема разработки унифицированной процедуры признания патента недействительным на уровне ЕС.

На протяжении нескольких десятилетий обозначенным вопросом активно занималось Европейское патентное ведомство (European Patent Office). В целях гармонизации прецедентного права оно регулярно при-

1 Radcliffe J., Worm U. Current Patent Litigation Trends: UK and Germany // World intellectual property report. 2012. Vol. 26. № 7 // http://www.mayerbrown.com/files/News/992b99d8- d097-43f2-b86b-a231cd90e078/Presentation/NewsAttachment/07854be0-c232-4f17-957c- a392b07806ea/Patent-Litigation-Trends_sept12.pdf

277

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

влекало к участию в проводимых под эгидой ведомства инсценированных процессах, семинарах представителей государств – членов Европейской патентной комиссии. Что касается непосредственно нормативного регулирования, то ведомство выступило с инициативой принятия европейского соглашения о судебных слушаниях по делам о нарушении патента (EPLA – European Patent Litigation Agreement), нацеленного на создание централизованной патентной системы и в том числе унифицированного механизма судебного рассмотрения патентных споров.

Проект данного соглашения предполагал создание трибунала по искам о нарушении исключительного права и признании патентов недействительными. При этом им предусматривалось включение в состав такого трибунала не только судей с базовым юридическим образованием, но и специалистов в технической сфере. Что же касается процедуры признания патента недействительным, то данный вопрос в соответствии с проектом мог являться как предметом самостоятельного разбирательства, так и предметом встречного иска в процессе о нарушении исключительного права.

По поводу данного соглашения велись долгие переговоры, но оно так и не было принято. При этом одной из преград стала позиция Германии о целесообразности разделения процессов о нарушении исключительного права и недействительности патента. Как констатировал Т. Такенако, «потенциальным препятствием (для принятия соглашения. – Примеч. авт.) является раздвоенность системы установления нарушения патента и его действительности в Германии. Многие другие страны ЕС позволяют ответчикам в качестве возражений по обвинению в нарушении исключительного права утверждать недействительность патента1. В связи с этим в случае принятия рассматриваемого соглашения от Германии может потребоваться признать аналогичную систему, допускающую заявление встречного иска о недействительности патента в споре о его нарушении»2.

Вместе с тем в 2013 г. странам ЕС удалось окончательно договориться. Было принято Соглашение о Едином патентном суде3, в которое

1Во Франции, например, иски о недействительности и нарушении рассматриваются одним и тем же судом, который, однако, состоит из трех юридически подготовленных судей.

2Takenaka T. Merging civil and common law traditions in the patent validity challenge System: japanese experiences // University of Washington School of Law Legal Studies Research Paper No. 2011-19 (available at: http://ssrn.com/abstract=1957397).

3Agreement of Unified Patent Court: European Union No. 3 (2013). Brussels, 19 February 2013.

278

§ 3.2. Допустимые возражения ответчика в рамках спора

вошли многие положения проекта соглашения о судебных слушаниях по делам о нарушении патента.

Единый патентный суд – общий для государств – членов ЕС юрисдикционный орган, призванный урегулировать споры, связанные

севропейскими патентами. В соответствии со ст. 32 Соглашения к его исключительной компетенции относится рассмотрение исковых требований о нарушении патентов и защитных сертификатов и связанных

сними возражений ответчика (в том числе встречные иски, касающиеся лицензий), об установлении отсутствия нарушения патентных прав, ходатайств о применении временных обеспечительных мер и запретов, исков и встречных исков о признании патентов недействительными, выплате убытков (компенсации) и др. При этом в п. 1 ст. 65 Соглашения было особо предусмотрено: «Суд решает вопрос о действительности патента на основе иска или встречного иска о его аннулировании (revocation)». Таким образом, на уровне ЕС была закреплена возможность признания патента недействительным в рамках иных патентных споров, в том числе связанных с нарушением исключительного права.

Признание патента недействительным: опыт США

ВСША исторически сложился принципиально отличный от Германии и России подход к оспариванию действительности патента. Изначально предъявление подобного требования в рамках американского правопорядка было возможно только в рамках встречного иска

онарушении исключительного права.

Впоследующем с принятием Declaratory Judgment Act 1934 (28 USC § 2201) была, кроме того, предусмотрена также возможность обратиться в суд с требованием о признании патента недействительным и в том случае, если между сторонами возник правовой спор в отношении ОИС, но до предъявления патентообладателем иска о нарушении его исключительного права.

Таким образом, сложилось правило: для того, чтобы оспорить действительность патента в американских судах, необходимо: 1) либо являться ответчиком в процессе о нарушении исключительного права, инициированном патентообладателем, и подать возражения или встречный иска о признании патента недействительным; 2) либо обратиться с иском в деле о признании права / его отсутствия (declaratory judgment) – о признании патента недействительным. При этом в любом случае со стороны патентообладателя в отношении таких заявителей должны быть совершены определенные действия, связанные с правами на спорный патент.

279

Глава III. Пределы защиты исключительного права патентообладателя

Как указал Верховный суд США в деле MedImmune, «для того, чтобы действительность патента рассматривалась в рамках процесса о признании права, необходимо, чтобы между истцом и патентообладателем был непосредственный и реальный спор»1.

Проблемным на практике оказался вопрос о возможности рассмотрения требования о признании патента недействительным в ситуации, когда суд констатировал отсутствие нарушения исключительного права. Первоначально американскими судами был сформулирован принцип: если правоприменитель приходит к выводу об отсутствии нарушения исключительного права, он не должен рассматривать вопрос о действительности патента2.

Впоследствии данный подход был изменен. Как было отмечено окружным судом в деле Cardinal Chemical Co. v. Morton International, Inc., «очевидно, что суд федерального округа даже после установления отсутствия нарушения патента обладает юрисдикцией рассматривать апелляционную жалобу относительно признания патента недействительным. Сторона, которая заинтересована в признании патента недействительным, обладает самостоятельным требованием (от иска

онарушении исключительного права)»3.

Вкачестве аргументов в пользу подобной позиции было констатировано, во-первых, что «в вынесении финального решения по спору о недействительности патента имеется значительный публичный интерес».

Во-вторых, «наиболее значимым интересом стороны в споре может являться именно сохранение в силе решения о признании патента недействительным… Компания, однажды столкнувшись с обвинением в нарушении исключительного права, сохранит обеспокоенность относительно новых обвинений, если она планирует развивать и производить схожие продукты. Признание патента недействительным решит эту проблему»4.

Дополнительно следует подчеркнуть, что в соответствии с правовой логикой в случае двух споров о нарушении исключительного права и недействительности патента рассмотрение отношений сторон оправданно начинать с последнего факта, а не с первого. Удовлетворение требования о недействительности патента исключает удовлетворение

1MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U.S. 118 (2007).

2Fonar Corp. v. Johnson & Johnson, 821 F.2d 627 (CA Fed.1987).

3Cardinal Chemical Co. v. Morton International, Inc., 508 U.S. 83, 1 13 S.Ct. 1967, 124 L.Ed.2d 1, 26 U.S.P.Q.2d (BNA) 1721 (1993).

4Cardinal Chem. Co. v. Morton Int’l, Inc., 508 U.S. 83, 100-01 (1993).

280