Вопрос 18. Оформление патентных прав. Дата приоритета. Прекращение и восстановление действия патента. Признание недействительным патента.

Во-первых, происходит составление и подача заявки на выдачу патента (статьи 1374 – 1377 ГК РФ). Заявка составляется заявителем (не обязательно автором) на русском языке. Право на получение патента может быть отчуждено. Заявление должно отвечать требованию единства – заявка на выдачу патента должна относиться только к одному объекту или, как исключение, к группе патентов, которые связаны между собой настолько, что образуют единый изобретательский замысел. В зависимости от объекта, содержание заявки разнится.

Заявка состоит из заявления о выдаче патента, где всегда указывается автор и лицо, на имя которого испрашивается патент (будущий патентообладатель). Содержится описание изобретения для раскрытия его полноты. А также, указывается формула изобретения, которая выражает сущность изобретения (имеется в виду не химическая или математическая формула, а описание словесно сути объекта). Правовая охрана всегда предоставляется в объеме заявленной формулы, потому что конкурент, прочитав сокращенную формулу, может запатентовать свое изобретение с более широкой формулой. К заявке прилагаются чертежи, другие материалы и рефераты (краткое описание модели). Заявка должна быть подписана заявителем.

Заявка на выдачу патента полезной модели такая же. Формулы на заявку на выдачу патента на промышленный образец нет, однако определено, что указывается перечень существенных изделий, изображения и чертежи промышленного образца, также предоставляется эргономическая схема.

В заявку могут быть внесены изменения и уточнения, но они не должны касаться сущности изделия. Все изменения должны быть внесены до принятия решения о выдаче патента.

Заявки на приобретения могут быть преобразованы в заявку на полезную модель и наоборот. У заявителя есть право отзыва заявки.

По дате подачи патента в Роспатента (определена в штампе Роспатента о приеме) устанавливается приоритет объекта.

Заявитель может воспользоваться так называемым конвенционным приоритетом (ст. 1382 ГК РФ). Конвенционный приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции при условии подачи в Роспатент заявки на изобретение и полезную модель в течение 12 месяцев, а в отношении промышленного образца – в течение 6 месяцев со дня подачи заявки в соответствии с Парижской конвенции в государстве-участнике конвенции (приоритет будет установлен по более ранней дате).

Бывают случаи совпадения приоритетов. Если разными лицами были поданы заявки на идентичные объекты, а также время подачи заявки является одинаковым, патент в любом случае выдается только одному заявителю. Если стороны в течение 12 месяцев самостоятельно не решат, кому получать патент, Роспатент выдает патент любому заявителю, но все авторы, указанные в обоих заявках, признаются соавторами.

Второй этап – экспертиза заявки на изобретение. В ходе формальной экспертизы (на протяжении 18 месяцев) проверяется полнота и качество составления документов, прилагаемых к заявке. Заявка обязательно должна содержать документ об оплате пошлины. Если заявка подана с нарушением требований единства, Роспатент предлагает заявителю в течение 2 месяцев внести изменения. Если формальная экспертиза закончена с положительным результатом, Роспатент в официальном бюллетене публикует сведения о выдаче патента по истечении 18 месяцев со дня подачи заявки.

С момента публикации сведений о заявке изобретению предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы.

Третий этап – экспертиза заявки по существу (ст. 1386 ГК РФ). Может проводиться только по ходатайству заявителя или третьих лиц. Ходатайство может быть подано в Роспатент в течение трех лет со дня подачи заявки. По истечении этого срока проводится экспертиза по существу. Экспертиза по существу включает в себя информационный поиск (для выявления мировой новизны и изобретательского уровня) – проводится по базам данных «Большой Восьмерки», а также проверку заявленного изобретения условиям патентоспособности.

По результатам экспертизы по существу Роспатент принимает решение о выдаче патента на изобретение или об отказе в выдаче.

Если Роспатент принимает решение о выдаче патента в объеме формулы, в решении обязательно указывается дата приоритета, соответствующее изобретение регистрируется и публикуется в Бюллетене Роспатента, далее выдается патент.

Отказ в выдаче патента в письменном виде направляется заявителю. Отказ может быть оспорен заявителем в соответствии с п. 3 ст. 1387 ГК РФ, но не в судебном, а в административном порядке путем подачи возражения в Палату по патентным спорам (ППС) в течение 6 месяцев со дня получения решения. Возражения и заявления рассматриваются в Палате по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в ППС, утвержденным Приказом Роспатента от 23 апреля 2003 года. Срок рассмотрения соответствующих возражений не предусмотрен в правилах (на практике от 6 до 24 месяцев).

Такие дела рассматриваются в ППС коллегиально в составе не менее трех лиц. Решение ППС вступает в силу с момента его утверждения руководителем Роспатента. ППС - подразделение Роспатента. ППС может принять решение об удовлетворении заявления или возражения. Об отказе в удовлетворении или решение о прекращении делопроизводства (если не соблюдены формальности). Решение ППС может быть обжаловано в судебном порядке по правилам процессуального законодательства об обжаловании в суд решений, действия и бездействия органов власти и должностных лиц (срок давности – 3 месяца).

ППС находится только в Москве.

Возражение о выдаче патента также может быть подано в ППС (таким заявителями могут быть любые заинтересованные лица).

Также в ППС могут быть поданы возражения на решение о признании заявки отозванной и возражения против выдачи патента, когда он уже выдан.

Патент может быть прекращен по нескольким основаниям:

Если он признан недействительным (несоответствие объекта условиям патентоспособности, выдача патента при наличии нескольких заявок на идентичные объекты, имеющих одну и ту же дату приоритета с нарушением, предусмотренных законом условий; если указаны в патенте в качестве авторов лица, которые на самом деле таковыми не являются, или если надлежащий автор просто не указан; наличие в формуле изобретения или полезной модели, либо в перечне существенных признаков промышленного образца (они обязательно указываются в патенте) признаков, которые отсутствовали на дату подачи заявки, т.к. Роспатент не может выйти за пределы заявки).

Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных пп. 1 - 3 п. 1 ст. 1398 ГК РФ, путем подачи возражения в палату по патентным спорам (1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности; 2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия; 3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением законных условий).

Выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных пп. 4 п. 1 ст. 1398 ГК РФ (если автор не указан или автор и патентообладатель указан не тот).

Если патент признается недействительным, он аннулируется со дня подачи заявки. Если патент признается недействительным частично, в отношении оставшейся части выдается новый патент. Кроме того, прекращение действия патента допускается и по другим основаниям (статьи 1398, 1399 ГК РФ). В частности, на основании заявления самого патентообладателя со дня поступления заявления в Роспатент. При неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе. Однако Роспатент по заявлению патентообладателя с приложением доказательств оплаты, поданному в течение 3 лет со дня истечения срока уплаты пошлины, но до истечения срока действия патента, может восстановить действие патента.

По истечении срока охраны патента, объект переходит в общественное достояние, т.е. может быть использован любым лицом совершенно свободно.

Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается досрочно:

1. на основании заявления патентообладателя в Роспатент - со дня поступления заявления.

2. при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на объект в силе - со дня истечения установленного срока для уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе.

Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Действие патента на объекты, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено Роспатентом по ходатайству лица, которому принадлежал патент. Ходатайство может быть подано в течение трех лет со дня истечения срока уплаты патентной пошлины, но до истечения срока действия патента. К ходатайству должен быть приложен документ, подтверждающий уплату в установленном размере патентной пошлины за восстановление действия патента.

Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения о восстановлении действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Вопрос 19. Распоряжение патентными правами. Договор об отчуждении патента. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца. Открытая лицензия. Наследование и защита патентных прав.

По договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента). Совершение указанной сделки ведет к выбытию прежнего патентообладателя из числа управомоченных в отношении данного объекта патентных прав и замещение его иным лицом - приобретателем патента, который и становится новым патентообладателем. Предметом договора является полная передача всех исключительных прав на объект промышленной собственности, применяются общие правила ст. 1234 ГК. Форма договора письменная, подлежит обязательной государственной регистрации под страхом недействительности договора (п. 2 ст. 1234 и ст. 1369 ГК).

Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение

Заявитель-автор изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к документам заявки заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином РФ или российским ЮЛ (публичная оферта), кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и Роспатент. При наличии такого заявления патентные пошлины, предусмотренные ГК, в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении патента, выданного по такой заявке, с заявителя не взимаются. Роспатент публикует в официальном бюллетене сведения об указанном заявлении.

Лицо, заключившее с патентообладателем на основании его заявления договор об отчуждении патента на изобретение, обязано уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель). В дальнейшем патентные пошлины уплачиваются в установленном порядке.

Для регистрации в Роспатенте договора об отчуждении патента к заявлению о регистрации договора должен быть приложен документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель).

Заключение договора об отчуждении патента для автора, сделавшего указанную публичную оферту, является обязательным. Последствия заключения такого договора аналогичны тем, которые описаны применительно к ст. 1265 ГК, - смена патентообладателя.

Отказ от ранее сделанной, но так никем и не акцептованной публичной оферты возможен по истечении двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на данный объект промышленной собственности.

Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца

По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить лицензиату удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах. В отличие от договоров об отчуждении патента при заключении лицензионного договора смены патентообладателя не происходит, а появляется пользователь прав (лицензиат), который осуществляет использование объекта промышленной собственности на временной основе и в определенных договором пределах.

К данному договору применяются общие правила, указанные в ст. 1235 - 1238 ГК.

Форма договора письменная. Данный договор подлежит государственной регистрации. Несоблюдение требований о письменной форме и государственной регистрации делает его недействительным (п. 2 ст. 1235 и ст. 1369 ГК).

Открытая лицензия на объект патентных прав.

Патентообладатель в период действия патента на объект патентных прав может сделать заявление о возможности предоставления лицу права использования данного объекта (открытая лицензия), которое будет носить характер публичной оферты. Оферта должна содержать условия (объем использования, размер, сроки платежей и т.д.), на которых оферент готов заключить договор.

Сделавший указанную публичную оферту, патентообладатель обязан заключить лицензионный договор о предоставлении простой (неисключительной) лицензии с каждым, кто акцептует такое предложение. Пользователей (акцептантов) может быть несколько, так как заключение одного лицензионного договора о предоставлении простой (неисключительной) лицензии не препятствует патентообладателю заключать аналогичные договоры с другими лицами (пользователями).

Для возникновения правоотношений по открытой лицензии в качестве патентообладателя может выступать любое лицо, а не только автор объекта патентных прав, да и на стороне пользователя могут быть не только российские граждане и организации, но и любые другие лица.

Отказ от ранее сделанной, но так никем и не акцептованной публичной оферты возможен по истечении двух лет со дня публикации сведений об открытой лицензии.

Договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Защита прав авторов и патентообладателей.

В отношении патентных прав применяются те способы защиты, которые предусмотрены ГК в общих положениях (о признании авторства, о размере, сроках и порядке возмещения убытков и т.д.).

Не предусмотрена возможность специальной охраны от нарушения патентных прав, следовательно, применяются правила возмещения убытков.

Патентообладатель вправе потребовать публикации в официальном Бюллетене Роспатента решения суда о неправомерном использовании промышленного образца (статья 1407 ГК РФ).

Механизмы защиты.

В административном порядке защищаются права в случаях, предусмотренных в ГК (статьи 1387, 1390, 1391, 1398, 1401 ГК РФ).

В судебном порядке рассматриваются споры об авторстве, об установлении патентообладателя, о нарушении исключительного права, о праве преждепользования и о праве послепользования, о заключении, исполнении, изменении и прекращении любых договоров в области патентного права, о размерах, сроках и порядке выплаты вознаграждения авторам.

Патентные права переходят по наследству в общем порядке, также как и исключительные права.